ВС указал на неправомерность требований о запрете использования товарного знака в фирменном наименовании

Суд обратил внимание на то, что требования истца о запрете ответчикам использовать товарные знаки, а также сходные с ними до степени смешения иные обозначения в гражданском обороте на территории России являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков

В комментарии «АГ» один из экспертов заметил, что в споре есть действительно интересные и неочевидные моменты для данной категории споров с заданными вводными, – например, пределы применения ч. 3.1 ст. 70 АПК, соотношение вопросов факта и права для кассационной инстанции применительно к подтверждению факта принадлежности исключительных прав истцу. Другая считает спорной позицию ВС о том, что требования истца о запрете ответчикам использовать товарные знаки в качестве элемента фирменного наименования являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков, который не допускается.

Верховный Суд в Определении
№ 306-ЭС22-7838 от 29 июля по делу № А65-20389/2020 разъяснил нижестоящим судам порядок запрета использования товарных знаков и сходных с ними до степени смешения обозначений в качестве элемента фирменного наименования.

Иностранное лицо МБИ УЭРЛДУАЙД С.П.А. (MBE Worldwide S.p.a.) является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) с приоритетом, зарегистрированных в отношении услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельств.

Согласно изменениям к свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания), 9 ноября 2017 г. Роспатент зарегистрировал договор коммерческой концессии, заключенный между MBE Worldwide S.p.a. и ООО «МБИ-РУ».

Общество «МБИ-РУ» обнаружило, что «Ильком-Сервис» и «МБИ-Закамье» используют изображения товарных знаков при осуществлении деятельности по предоставлению курьерских услуг. Ссылаясь на предоставленное ему по условиям договора исключительное право использования товарных знаков, «МБИ-РУ» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к указанным обществам о запрете использования без согласия истца товарных знаков «MBE» и «Mail Boxes Etc», а также сходных до степени смешения с ними иных обозначений в гражданском обороте на территории России, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, на любых поверхностях, используемых при осуществлении ответчиками деятельности, в том числе в Интернете.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций сослались на ст. 1229, 1250, 1252, 1484 и 1515 ГК, а также разъяснения, изложенные в п. 55, 75 и 162 Постановления
Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», и исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав «МБИ-РУ» на товарные знаки путем использования сходных до степени смешения с ними обозначений при оказании курьерских услуг.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов и отклонил приведенные в кассационной жалобе «Ильком-Сервис» доводы об отсутствии в материалах дела договора коммерческой концессии, права «МБИ-РУ» на предъявление иска в защиту исключительных прав на товарные знаки и неисследовании объема предоставленных ему полномочий. СИП указал, что сведения о регистрации договора коммерческой концессии, размещенные на сайте Роспатента, являются надлежащим доказательством, подтверждающим наличие у «МБИ-РУ» исключительных прав на товарные знаки.

Общество «Ильком-Сервис» подало кассационную жалобу в Верховный Суд. Рассмотрев ее, ВС отметил, что, согласно п. 1 ст. 1235 ГК, по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата (средства) в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу ст. 1254 ГК, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса.

При этом ВС сослался на разъяснение в п. 79 Постановления Пленума № 10, согласно которому при применении ст. 1254 ГК необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса, обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии – могут защищать права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК, лишь в случае, если затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

ВС указал, что с учетом приведенных норм и разъяснений «МБИ-РУ» вправе предъявить иск в защиту исключительных прав в пределах предоставленных ему договором правомочий. От объема прав, предоставленных данному обществу по соответствующему договору, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у него права на судебную защиту от конкретного нарушения.

Верховный Суд обратил внимание, что заключенный между истцом и компанией договор коммерческой концессии судами непосредственно не исследовался и в материалах дела отсутствует. Соответственно, не исследовался и вопрос об объеме правомочий, предоставленных обществу «МБИ-РУ» по такому договору.

В силу ст. 1477 и 1481 ГК право на товарный знак (знак обслуживания) – то есть на обозначение для индивидуализации товаров юрлиц, выполняемых работ или оказываемых услуг, – ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Согласно критериям, содержащимся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления госуслуги по госрегистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 г. № 12, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если она предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Верховный Суд отметил, что из смысла п. 3 ст. 1484 ГК следует, что элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака. Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Удовлетворяя иск, суды исходили из доказанности использования ответчиками сходных до степени смешения с товарными знаками обозначений при продвижении аналогичных курьерских услуг и возможности смешения в глазах потребителей товарных знаков и использованных ответчиками обозначений. Суд кассационной инстанции сделал вывод об установлении судами использования таких обозначений при продвижении курьерских услуг, однородных тем, в отношении которых товарным знакам предоставлена правовая охрана. «Однако судебные акты не содержат анализа однородности услуг, оказываемых ответчиками, и услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам, с соблюдением критериев, определенных нормативными актами и выработанных судебной практикой, а также подходов, закрепленных в пунктах 7.2.1, 7.2.1.1 Руководства; судами не указаны конкретные услуги 35, 38 и 39 классов МКТУ, которым однородны оказываемые ответчиками курьерские услуги, в связи с чем вывод судов об однородности услуг противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ», – указано в определении.

Верховный Суд также отметил, что, согласно разъяснениям п. 57 Постановления Пленума № 10, при нарушении исключительного права правообладатель вправе осуществлять его защиту любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в Интернете) не подлежат удовлетворению.

ВС обратил внимание, что такой запрет установлен непосредственно законом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК). Суды, разрешая спор, не учли, что требования истца о запрете использования ответчиками товарных знаков, а также сходных с ними до степени смешения иных обозначений в гражданском обороте на территории России, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, на любых поверхностях, в том числе в Интернете, в отношении всех услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков. Более того, удовлетворяя требование истца о запрете ответчикам использования товарных знаков и сходных с ними до степени смешения обозначений в качестве элемента фирменного наименования, суды не исследовали наличие совокупности условий, предусмотренных п. 6 ст. 1252 ГК для удовлетворения такого требования, указала Экономколлегия ВС, добавив, что в нарушение требований ст. 71 и 162 АПК не получили также надлежащей правовой оценки доводы «Ильком-Сервис» о недоказанности использования им сходных с товарными знаками обозначений при отсутствии в материалах дела данных о владельцах сайтов.

В итоге ВС отменил обжалуемые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в АС Республики Татарстан.   

В комментарии «АГ» управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов указал, что при анализе исключительно судебных актов определение Верховного Суда представляется корректным. При этом эта оценка весьма условна, поскольку детали дела (доказательства и их содержание, позиция сторон) недоступны для ознакомления.

«Исходя из текстов судебных актов первой и апелляционной инстанций, следует, что в процессе отдельные вопросы, в которых ВС усмотрел ошибки в применении норм материального права, квалифицировались судами как процессуальный эстоппель – то есть истец заявлял о своих правах и об однородности услуг, а ответчик против этих заявлений не возражал в первой инстанции, – или по принципу prima facie (применительно к объему прав истца), – пояснил эксперт. – В таком случае с юридической точки зрения вопрос заключается лишь в том, насколько всеобъемлющим может быть процессуальный эстоппель и уместен принцип prima facie: то есть в каком объеме они могут подменять собой непосредственную оценку судом фактов и обстоятельств или быть достаточными для фиксации доказанности фактов, иначе – подменять собой обычную форму состязательного процесса с раскрытием доказательств».

По мнению Романа Лукьянова, нет ничего необычного в том, что Верховный Суд усмотрел ошибки в правоприменении там, где их не увидели суды нижестоящих инстанций. В этом, собственно, и состоит задача ВС. «Другое дело, что в споре есть действительно интересные и неочевидные моменты для данной категории споров с заданными вводными, – например, пределы применения ч. 3.1 ст. 70 АПК, соотношение вопросов факта и вопросов права для кассационной инстанции применительно к подтверждению факта принадлежности исключительных прав истцу. В этом смысле позиция ВС может в умеренном объеме повлиять на судебную практику по аналогичным делам», – считает он.

Юрист практики IP и IT BIRCH LEGAL Анна Лапшина отметила, что в определении обоснованно указано, что судами нижестоящих инстанций не был надлежаще исследован ряд обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу.

В первую очередь, пояснила эксперт, по совокупному смыслу положений ст. 1027 и 1254 ГК правом на подачу искового заявления в связи с нарушением прав на товарный знак обладает пользователь по договору исключительной концессии и при условии, что такое использование товарных знаков третьим лицом напрямую нарушает его права и законные интересы. «Соответственно, при рассмотрении настоящего дела в первую очередь необходимо было выяснить, заключен ли между истцом и правообладателем договор исключительной или неисключительной концессии. Однако судами нижестоящих инстанций этого не было сделано, что, по сути, означает, что суды не исследовали вопрос наличия у истца права на подачу искового заявления по рассматриваемому делу», – заметила она.

По мнению Анны Лапшиной, ВС также обоснованно указал, что при рассмотрении исковых требований о запрете использовать товарный знак в фирменном наименовании суды не исследовали вопрос, права на какое средство индивидуализации – товарный знак или фирменное наименование – возникли раньше и имеют преимущество. Между тем это обстоятельство является существенным для рассмотрения спора по существу, поскольку, по сути, также определяет права истца на предъявление соответствующего иска.

Эксперт добавила, что судами также не были надлежаще исследованы и иные вопросы, имеющие существенное значение, а именно – об однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки и которые осуществляют ответчики; о том, являются ли ответчики администраторами доменных имен, посредством которых оказываются спорные услуги с использованием товарных знаков. «Условно можно понять, почему суды первой и апелляционной инстанций, которые не являются специализированными судами в спорах по интеллектуальной собственности, допустили такие ошибки. Однако неясно, почему столь грубые нарушения при рассмотрении дела проигнорировал СИП», – задалась вопросом Анна Лапшина.

В то же время эксперт посчитала спорной позицию Верховного Суда о том, что требования истца о запрете ответчикам использовать товарные знаки в качестве элемента фирменного наименования являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков, которое не допускается. «Полагаю, данный вопрос все же будет детально исследован судами при новом рассмотрении дела», – заключила эксперт.