СИП столкнулся с правовым пробелом, порожденным Роспатентом

О согласии на регистрацию сходного товарного знака и условиях его действительности

Лабзин Максим
Старший партнер, руководитель практики разрешения споров в сфере ИС Группы правовых компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С»

06 Февраля 2019
Судебная практикаГражданское право и процесс

Правообладатель товарного знака вправе дать другому лицу согласие на регистрацию другого, сходного до степени смешения товарного знака, и это согласие не может быть отозвано (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Однако при этом закон указывает, что такая регистрация допустима лишь при условии, что она не может стать причиной введения потребителя в заблуждение.

Дополнительных пояснений на этот счет Кодекс не содержит, что является явным пробелом правового регулирования и порождает вопросы о том, какое заблуждение и какие последствия имел в виду законодатель.

Дело в том, что госрегистрация сходных до степени смешения товарных знаков и их использование разными лицами сами по себе создают угрозу введения потребителей в заблуждение: они могут не отличить товары разных производителей на рынке, обмануться как в производителе, так и в уровне качества товаров, маркированных сходными товарными знаками. Однако думается, что законодатель вряд ли имел в виду такое заблуждение, иначе не предусмотрел бы указанный способ распоряжения исключительным правом на товарный знак.

Пытаясь устранить этот пробел и выработать критерии учета согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла Рекомендации по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (утверждены Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190), в которых предложила учитывать «родственные связи предприятий», степень известности старшего товарного знака, круг потребителей товаров, а также степень сходства обозначений.

В частности, по мнению Роспатента, если речь идет о товарах широкого потребления, а старший товарный знак достаточно известный, то регистрация сходного до степени смешения товарного знака возможна лишь при условии, что предприятия являются родственными. Этот подход был затем перенесен и в Руководство по экспертизе (утверждено Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128).

Однако в связи с этим возникает еще больше вопросов. Например, на какой момент времени предприятия должны быть родственными, что это вообще такое – «родственная связь» предприятий (видимо, все же организаций, а не имущественных комплексов), и как быть, если она исчезает?

Указанные вопросы стали предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) в деле № СИП-127/2018.

В 2015 г. одна компания дала другой аффилированной с ней компании (полностью совпадали участники) согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака: текстовый элемент совпадал полностью, а изображение было другим. В 2016 г. эти компании перестали быть родственными: почти все участники первой компании вышли из ее состава, продав принадлежащие им доли, директор также был заменен.

Между тем оба предприятия остались на рынке, продолжали производить товары под сходными до степени смешения товарными знаками и вступили тем самым в прямую конкуренцию.

Первая компания попыталась оспорить регистрацию товарного знака, совершенную с ее согласия, ссылаясь на то, что ее собственный, более ранний, товарный знак хорошо известен, товары предназначены для широкого круга потребителей, которые таким образом вводятся в заблуждение. По мнению первой компании, выданное согласие не должно было учитываться Роспатентом и повлечь регистрацию оспариваемого товарного знака.

Однако Роспатент оставил регистрацию в силе, решив, что налицо родственная связь предприятий, а известность товарного знака не доказана.

Тогда первая компания обратилась в СИП, указав на ошибки Роспатента в определении степени известности бренда, а также на явное сходство товарных знаков и отсутствие родственных связей предприятий на дату регистрации товарного знака. Кроме того, по мнению заявителя, действия бывшего гендиректора, подписавшего согласие, были недобросовестными.

Мы как представители интересов второй компании были категорически не согласны с утверждениями о недобросовестности директора, которая также не подтверждалась материалами дела, указывали, что противоречивым и недобросовестным является поведение первой компании – правообладателя старшего товарного знака. В самом деле она ранее дала согласие на регистрацию, это согласие не оспаривалось как сделка с заинтересованностью или по иным основаниям, при этом наш доверитель полагался на него, получил регистрацию своего товарного знака, начал его использовать, а теперь оппонент стремится к признанию регистрации недействительной, что повлечет невозможность выпуска нашим доверителем товаров под данным брендом и даже признание их контрафактными.

Участвовавший в судебном деле Роспатент разумно добавлял, что поведение нашего процессуального оппонента фактически означает отзыв согласия, поскольку оспаривание ранее разрешенной им регистрации невозможно оценить иначе как отмену. Однако это противоречит правилу о безотзывности согласия.

При всей ясности позиций в защиту оспариваемого товарного знака неурегулированным оставался вопрос: как быть в таком случае с интересами потребителей, на защиту которых, очевидно, направлено ограничение случаев учета согласия, предусмотренное п. 6 ст. 1483 ГК?

Мы обратили внимание, что законодательство о товарных знаках не только не защищает потребителей от смешения товаров разных производителей, которое образуется в связи с использованием разными юрлицами для их маркировки одинаковых или сходных обозначений, но и, напротив, – допускает сделки, направленные именно на это.

Так, закон позволяет правообладателю предоставлять право использования своего товарного знака другому лицу по лицензионному договору и договору коммерческой концессии (ст. 1027, 1489 ГК), а также отчуждать исключительное право на товарный знак без передачи предприятия, которое производит соответствующие товары (ст. 1488 ГК). По сути, закон, обеспечивая высокую оборотоспособность права на товарный знак, позволяет сторонам сделок порождать и обращать в свою пользу неверные впечатления потребителей о том, будто товары под одним и тем же брендом производит одно и то же лицо.

Кроме того, закон разрешает правообладателю отказаться от права на товарный знак, что влечет возможность его использования кем угодно в отношении каких угодно по качеству товаров (подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК). Закон не уполномочивает кого-либо, кроме правообладателя, бороться с нарушением исключительного права на товарный знак. Кроме того, правообладатель также может варьировать качество своих товаров во времени и территориально.

Мы настаивали, что высокую оборотоспособность права на товарный знак и стабильность делового оборота закон ставит выше интересов потребителей, и норма п. 6 ст. 1483 ГК подразумевает защиту потребителей не от смешения товарных знаков и товаров разных юрлиц, а от более опасных последствий.

Сбалансированный подход с учетом соотношения правовых ценностей, по нашему мнению, состоял в том, что стабильность, предсказуемость и надежность гражданского оборота, а также возможность полагаться на поведение контрагента подлежат признанию и защите в качестве конституционно-правовых ценностей, в связи с чем регистрация товарного знака нашего доверителя и основанного на ней исключительного права должны остаться в силе.

При этом согласно ст. 17, 45, 46, 55 Конституции РФ и ст. 1 ГК РФ права и свободы человека и гражданина (в данном случае – права правообладателей товарных знаков) могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Смешение товаров разных лиц в глазах потребителей как явление не нарушает основы конституционного строя и нравственность, не вредит здоровью и обороне страны. Однако согласие не подлежит учету, например, если смешение товаров потребителями может нанести ущерб их здоровью (в частности, когда сходные товарные знаки охраняются в отношении лекарственных средств), или когда предметом регистрации является обозначение, нарушающее общие условия предоставления правовой охраны (например, содержит указание на место изготовления товаров, не соответствующее действительности применительно к заявителю). Но на такие последствия в данном деле указано не было, и процессуальный оппонент на них не ссылался.

Иной подход, по нашему мнению, позволяет правоприменителю по неопределенным основаниям, содержащимся в Рекомендациях Роспатента, в каждом конкретном случае и по своему усмотрению решать, наделяет ли сделка по даче согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака юридической возможностью получить его правовую охрану, ставя тем самым получателя согласия в крайне неопределенное положение.

По сути, данной позицией мы оспаривали законность многолетних подходов Роспатента, хотя и выступали с ним в судебном процессе на одной стороне.

К сожалению, первая инстанция СИП не только не оценила изложенную позицию, но и не сочла доказанными недобросовестность и злоупотребление правом со стороны правообладателя старшего товарного знака, а также усмотрела неполноту в исследовании Роспатентом вопросов о связанности фирм и об известности и степени сходства товарных знаков. Признав недействительным решение Роспатента, суд направил дело на пересмотр в Роспатент, предписав также исследовать новые представленные доказательства.

Не согласившись с таким решением, мы и Роспатент обжаловали его в Президиум СИП, который постановил отменить упомянутое решение, оставив, таким образом, регистрацию товарного знака в силе.

В постановлении СИП, хотя прямо не признал незаконность подходов Роспатента к ограничениям случаев учета письма-согласия, в то же время выразил сомнение в их правомерности. Вместе с тем суд выразил определенный подход по вопросу о том, вправе ли оспаривать регистрацию товарного знака тот, кто ранее согласился на нее. Такое оспаривание, подчеркнул СИП, является, по сути, отзывом безотзывного согласия, что противоречит как смыслу закона, так и принципу эстоппель о недопустимости причинения вреда непоследовательным поведением. В итоге поведение правообладателя, пытавшегося оспорить регистрацию товарного знака, было расценено как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).

Таким образом, СИП значительно ограничил применение разъяснений Роспатента о согласии на регистрацию сходных товарных знаков. Сформированная им правовая позиция заключается в том, что данные разъяснения не подлежат применению в ситуации, когда регистрацию товарного знака оспаривает правообладатель старшего товарного знака, ранее давший на это согласие.

Отмечу, что неопределенность ограничения, содержащегося в п. 6 ст. 1483 ГК и разъяснениях Роспатента, давно вызывает нарекания участников гражданского оборота и правоприменителей. Например, правообладатель старшего товарного знака и заявитель сходного могут прийти к возмездному соглашению об их сосуществовании, однако последний не может быть уверен, что, заплатив деньги, получит регистрацию товарного знака и исключительное право на него на прочных основаниях.

В то же время, имея в виду, что интересы потребителей в безошибочном определении товаропроизводителя вторичны для системы правовой охраны, можно надеяться, что следующими шагами будут признание полной свободы правообладателей в выдаче рассматриваемых согласий и их учет Роспатентом во всех случаях, за исключением ситуаций, когда такое сосуществование знаков может нанести вред конституционным ценностям.