СИП: Роспатент по своей инициативе не вправе сравнивать товарный знак и фирменное наименование иного лица

В обзоре практики суд указал, что проверка соответствия как заявленного на регистрацию обозначения, так и зарегистрированного товарного знака требованиям п. 8 ст. 1483 ГК проводится лишь при наличии обращения третьего лица, но не по желанию Роспатента

Один из экспертов «АГ» с сожалением отметил, что обзор практики СИП никак не повлиял на решение проблем, которые препятствуют защите коммерческого обозначения в спорах с правообладателями товарных знаков. Другой подчеркнул, что самого по себе факта включения в ЕГРЮЛ фирменного наименования для противопоставления его заявляемому на регистрацию в качестве товарного знака обозначению недостаточно, поскольку важно, в отношении каких конкретных товаров и услуг на самом деле используется такое фирменное наименование.

Суд по интеллектуальным правам опубликовал Обзор практики по применению отдельных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК), утвержденный постановлением президиума СИП от 20 февраля 2020 г. № СП- 21/4.

Почему отказ в регистрации товарного знака «коньяк» правомерен?

Согласно п. 2 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков государственных символов и знаков, наименований международных и межправительственных организаций и их символов и знаков, а также официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм печатей, наград и других знаков отличия, а также обозначений, сходных с указанными выше до степени смешения. Согласно п. 2 ст. 1231.1 ГК такие наименования, символы и знаки могут включаться в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если имеется согласие компетентного государственного органа или органа международной (межправительственной) организации соответственно.

В своем обзоре президиум СИП обратил внимание на то, что при оспаривании товарного знака, содержащего в себе указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, заинтересованным лицом является именно тот орган, который санкционирует использование таких объектов на основании п. 2 ст. 1231.1 ГК.

В соответствии с п. 4 ст. 1483 ГК нельзя зарегистрировать как товарный знак обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов России либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящимися в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается не на имя собственника такого объекта и без его согласия (согласия лица, уполномоченного собственником на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков).

По мнению СИП, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, является собственник того объекта, который неправомерно использован в товарном знаке.

При этом оспариваемому знаку могут противопоставляться лишь те объекты культурного и природного наследия, а также культурные ценности, которые являются особо ценными объектами культурного наследия народов РФ, объектами всемирного культурного или природного наследия, культурными ценностями, хранящимися в коллекциях, собраниях и фондах, подчеркнул Суд. В частности, для признания объекта культурной ценностью он должен содержаться в перечнях национального охранного реестра.

СИП также отметил, что необходимое в силу п. 4 ст. 1483 ГК согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с официальным наименованием государственного природного заповедника или национального парка, от имени собственника может быть выдано бюджетным учреждением, если его утвержденная символика включает название объекта природного наследия.

Пунктом 5 ст. 1483 ГК предусмотрено, что в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой (содержащих) элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если такой товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

В своем обзоре президиум СИП подчеркнул, что положения данного пункта применяются вне зависимости от языка, на котором воспроизведено географическое указание в заявке о регистрации товарного знака. В частности, пояснил суд, слова «коньяк» и «cognac» не могут иметь различный правовой режим.

Оспаривание товарных знаков «владельцами» фирменных наименований

В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (их отдельными элементами) либо с наименованием зарегистрированного селекционного достижения, если права на указанные объекты в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Суд заметил, что с начала его работы в 2013 г. и до настоящего времени споры, связанные с защитой прав на селекционные достижения применительно к п. 8 ст.1483 ГК, не рассматривались, поэтому в обзоре приведены результаты анализа вопросов, возникавших при противопоставлении товарного знака и фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Так, соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям п. 8 ст. 1483 ГК проверяется на стадии государственной регистрации товарного знака только при наличии обращения (п. 1 ст. 1483) или на стадии рассмотрения возражения, заявленного по соответствующему основанию, но не Роспатентом по своей инициативе. При установлении заинтересованности лица, подавшего соответствующее возражение, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения.

При этом фирменное наименование юрлица, зарегистрированного в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может противопоставляться товарному знаку. Применение п. 8 ст. 1483 ГК в таком случае возможно в случае подтверждения следующих обстоятельств: возникновение права на фирменное наименование иностранного юрлица по праву той страны ранее даты приоритета товарного знака, а также либо осуществление таким лицом в РФ деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, либо наличие у него широкой известности среди российских потребителей.

В любом случае для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по п. 8 ст. 1483 ГК необходимо установить фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием.

При этом, по общему правилу, объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Однако при наличии довода о мнимом использовании фирменного наименования суд должен исследовать объем такого использования, считает СИП.

Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение п. 8 ст. 1483 ГК РФ (если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак).

По общему правилу, различительная способность фирменного наименования в данном случае не оценивается, однако степень его известности учитывается при оценке вероятности смешения фирменного наименования с товарным знаком. Территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, значения не имеет.

Отмечается, что, поскольку фирменные наименования имеют только коммерческие организации, вероятность смешения товарного знака с наименованием НКО не влечет признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Некоммерческая организация имеет исключительное право использования своего наименования на основании Закона о некоммерческих организациях, но оно не является исключительным правом на фирменное наименование по смыслу части четвертой ГК РФ и не может защищаться способами, предоставленными законодательством правообладателям исключительных прав, подчеркнул Суд.

Приступив к изложению спорных вопросов при сопоставлении товарного знака и коммерческого обозначения, СИП отметил, что прежде всего необходимо установить, возникло ли исключительное право на коммерческое обозначение. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории, напомнил суд.

При недоказанности фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия и, следовательно, при отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным исключается. Кроме того, товарному знаку может быть противопоставлено только обозначение, обладающее различительными признаками, необходимыми для признания его коммерческим, указал СИП.

Как оспорить товарный знак, нарушающий авторские права

Согласно подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи заявки на госрегистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Аналогичное правило действует для обозначений, сходных до степени смешения с указанными объектами.

В то же время, подчеркивается в обзоре, данная норма не направлена на защиту названия произведения как объекта авторского права. Само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права, в отношении же его названия такое требование не установлено.

Известность произведения в случае использования его части в товарном знаке устанавливается с учетом вероятности возникновения у потребителей ассоциативных связей в отношении спорного обозначения. При использовании в товарном знаке всего произведения установления известности такого произведения не требуется. Более того, подчеркнул СИП, не нужно устанавливать известность и в случае использования фрагмента произведения искусства. Кроме того, вывод об использовании в товарном знаке персонажа может быть сделан при доказанности узнаваемости этого персонажа именно как действующего лица конкретного произведения.

СИП также указал, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК, являются правообладатели или исключительные лицензиаты.

На основании подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с именем, псевдонимом или производным от них обозначением, портретом или факсимиле известного в России на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака лица, без согласия этого лица или его наследника.

В своем обзоре СИП еще раз подчеркнул: лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака на основании этой нормы, является известное в РФ лицо или его наследник. При этом необходимо учитывать, что известность указанного лица должна быть установлена среди адресной группы потребителей конкретных товаров. Так, в одном из своих дел суд указал, что сам по себе факт наличия фамилии Эрменеджильдо Зенья в фирменном наименовании производителя соответствующих товаров «Ланифицио Эрменеджильдо Зенья энд Фигли С.п.А.» не свидетельствует об известности на территории России именно физического лица Эрменеджильдо Зенья.

Для применения подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК имеет значение степень известности имени конкретного человека в случае, когда спорное обозначение является производным от имени известного в РФ лица и от географического обозначения, в свою очередь производного от имени такого известного лица. При этом данная норма не охватывает случаи, когда в товарный знак включен элемент, ассоциирующийся с географическим обозначением, производным от имени известного человека, заметил СИП.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку, тождественному или сходному до степени смешения с названием известного в России на дату подачи заявки музыкального коллектива, может быть оспорено на основании подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК.

Коммерческое обозначение в очередной раз осталось без защиты

«СИП опубликовал долгожданный и важный для всех IP-юристов обзор. Раньше, до обзора, практика применения отдельных положений ст. 1483 ГК РФ состояла из нескольких постановлений Пленумов ВС и ВАС РФ, а также очень большого массива разрозненных судебных актов, принятых еще до появления Суда по интеллектуальным правам. Теперь же у нас есть единый обобщенный документ, который затрагивает спорные и неоднозначные вопросы применения данной статьи», – рассказал «АГ» руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании «Гареев, Махно и Касьян» Марсель Гареев.

Огорчает только то, что выработанная судебная практика никак не облегчила существующие проблемы при защите коммерческого обозначения в спорах с владельцами товарных знаков, заметил эксперт. «Общая тенденция такова, что при защите права на коммерческое обозначение суды требуют от предпринимателей предоставить доказательства известности такого коммерческого обозначения в пределах определенной территории. При этом каким именно способом возможно доказать данное обстоятельство – непонятно. Вот и в этом обзоре мы видим, что приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы – не могут подтверждать известность коммерческого обозначения», – пояснил Марсель Гареев.

По его словам, до сих пор отсутствуют судебные акты с описанием примерного перечня доказательств, на которые могли бы сослаться правообладатели коммерческих обозначений. Именно поэтому регистрация товарных знаков была и остается наиболее предпочтительным, то есть наиболее защищенным, средством индивидуализации, заключил юрист.

Оспорить обозначение в ходе регистрации проще, чем после нее

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев считает, что особого внимания заслуживают положения обзора, посвященные применению п. 8 ст. 1483 ГК, который регулирует вопросы столкновения товарных знаков и фирменных наименований. В последнее время клиенты «Интеллектуального капитала» гораздо чаще стали интересоваться возможностью подачи в Роспатент доводов о несоответствии того или иного заявленного обозначения требованиям ГК РФ (ст. 1493 ГК), заметил он. Такие обращения, пояснил эксперт, мотивированы в большинстве своем доводами о несоответствии заявляемых обозначений п. 6, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса.

Василий Зуев подчеркнул, что предусмотренная в ст. 1493 ГК возможность любого лица возражать против регистрации обозначения ограничена временем от публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака. «В случае пропуска данного срока довод о несоответствии уже зарегистрированного товарного знака требованиям п. 8 ст. 1483 ГК может быть заявлен лишь в рамках оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в Палате по патентным спорам в соответствии со ст. 1512, 1513 ГК. Порядок такого оспаривания существенно отличается в связи с необходимостью доказывания заинтересованности заявителя таких возражений», – указал эксперт.

Сославшись на практику своей фирмы, он отметил, что заявитель обращения в рамках ст. 1493 ГК – это лицо, чьи права могут быть нарушены или уже нарушены в результате использования заявленного на регистрацию обозначения. Подача такого обращения направлена на предупреждение возникновения состава ст. 14.4 Закона о защите конкуренции и является одним из направлений защиты собственных исключительных прав на средства индивидуализации, пояснил Василий Зуев.

В обзоре СИП также обращает внимание на необходимость установления фактического использования фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака. «Речь идет о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по п. 8 ст. 1483 ГК РФ, что возможно лишь в рамках ст. 1512, 1513 ГК РФ. Однако представление доказательств фактического использования фирменного наименования является необходимым также и при направлении обращения в соответствии со ст. 1493 ГК РФ. При его рассмотрении эксперты Роспатента также должны установить более раннее возникновение прав на фирменное наименование именно в отношении однородных товаров и услуг», – указал Василий Зуев.

По его мнению, самого по себе факта включения в ЕГРЮЛ фирменного наименования для противопоставления его заявляемому на регистрацию обозначению недостаточно, поскольку важно, в отношении каких конкретных товаров и услуг на самом деле используется такое фирменное наименование. Данное обстоятельство дополнительно демонстрирует заинтересованность подателя обращения в рамках ст. 1493 ГК РФ, считает эксперт.