Когда суд может не принять лицензионный договор при расчете компенсации за нарушение исключительного права?

ВС подчеркнул, что если правообладатель выбрал эту формулу для расчета компенсации, то в ее основу может быть положена только стоимость права на аналогичный способ использования товарного знака

По мнению одного из экспертов «АГ», иски к розничным продавцам контрафактной продукции становятся нецелесообразными, потому что трудозатраты и издержки значительно превышают потенциальный эффект от судебных решений. Другой считает, что это определение ВС – хрестоматийный пример применения недавнего постановления Конституционного Суда. По словам третьего, судебная практика свидетельствует, что опровержение размера стоимости использования товарного знака в подобных спорах может быть для нарушителя не менее эффективным способом защиты, чем снижение компенсации на основании позиции КС.

В споре между индивидуальным предпринимателем и производителем автозапчастей Верховный Суд подчеркнул, что не любой лицензионный договор может стать основой для расчета компенсации за нарушение права на товарный знак (Определение
от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768 по делу
№ А48-7579/2019).

180 тысяч компенсации за товар, который стоил 165 рублей

ИП Галина Шемонаева продала за 165 руб. контрафактную автозапчасть с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком АО «Рикор Электроникс». Правообладатель снял нарушение на видео и подал иск о взыскании 180 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права. Воспользовавшись одним из способов, указанных в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, «Рикор Электроникс» определил в качестве компенсации двукратную стоимость правомерного использования этого ТЗ другим лицом по лицензионному договору.

АС Орловской области согласился с тем, что право истца было нарушено, но на основании Постановления
КС № 28-П/2016 снизил размер компенсации до 10 тыс. руб. Однако Девятнадцатый ААС пришел к выводу, что в данном случае отсутствует основной критерий для снижения компенсации по Постановлению № 28-П – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов. Апелляция также напомнила, что та формула, которую истец выбрал для расчета компенсации, определена в законе императивно. То есть контрдоводы ответчика должны быть направлены на оспаривание цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого товарного знака и которую правообладатель подтвердил лицензионным договором, пояснил суд. Не обнаружив таких доводов, апелляция удовлетворила исковые требования в полном объеме. С этим подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам.

Галина Шемонаева подала кассационную жалобу в ВС РФ. Предприниматель обратила внимание на явную несоразмерность компенсации цене товара и на то, что нарушение было всего одно. Ответчик утверждала, что представляла контррасчет компенсации, но первая инстанция и апелляция немотивированно отклонили его. Более того, подчеркнула предприниматель, позиции судов по этому делу противоречат не только Постановлению № 28-П/2016, но и Постановлению
КС № 40-П/2020. Отметим, что на момент рассмотрения дела в первой инстанции, апелляции и СИПе Постановления КС № 40-П еще не существовало.

ВС призывает сравнивать лицензионный договор и обстоятельства нарушения

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих инстанций и вернула дело на новое рассмотрение в АС Орловской области.

Как пояснила Экономколлегия, определение размера компенсации относится к прерогативе суда, который рассматривает спор по существу. Именно он определяет итоговую сумму компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств дела, а также с учетом требований разумности и справедливости. «С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда от 24 июля 2020 г. № 40-П», – подчеркнул ВС.

Он напомнил, что именно суд определяет обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела. При установлении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, указал Суд. То есть в основу расчета размера компенсации может быть положена только стоимость права на аналогичный способ использования.

«При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации», – сказано в определении. Представление истцом лицензионного договора, как и любого другого, не предполагает, что суд должен определить размер компенсации в двукратном размере цены этого договора, указал ВС. Дело в том, еще раз подчеркнул он, что в основу расчета компенсации согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК должна быть положена цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

ВС напомнил, что ответчик вправе оспорить расчет истца – обосновать другую стоимость права использования спорного ТЗ, «исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика».

Экономколлегия также указала, что если истец рассчитал размер компенсации на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия этого договора и обстоятельства правонарушения. Так, необходимо обратить внимание на срок действия договора, объем предоставленного права, территорию правомерного использования, способы использования права по договору и способ правонарушения, а также на перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение.

В данном случае, заметил ВС, ответчик оспаривала расчет истца, но первая и апелляционная инстанция оценили не все ее доводы. Более того, они не установили «надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения». Отсутствие одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов не является безусловным основанием для отказа во взыскании компенсации в размере меньше заявленного истцом, подчеркнул Суд.

Сославшись на Постановления КС № 28-П и № 40-П, Экономколлегия добавила: «Установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика».

Эксперты «АГ» прокомментировали позицию Суда

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев считает, что в этом деле ВС продемонстрировал универсальность позиции КС о возможности снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. «В последнее время в судебной практике по такого рода делам активно применяются указанные Верховным Судом критерии: объем предоставленных полномочий, лицензионная территория, ассортимент лицензионной продукции и предельные объемы лицензионных товаров. Все эти показатели стали все чаще и детальнее сравниваться судами при определении стоимости права использования товарного знака, положенной истцом в основу расчета требуемой компенсации. Сложно не согласиться с обоснованностью такого подхода с точки зрения необходимости соблюдения баланса прав и интересов экономически более слабой стороны процесса (ответчика-предпринимателя, розничного продавца) от явно несоразмерных претензий более сильной стороны процесса (истца – производителя товаров)», – пояснил эксперт.

По его мнению, процесс защиты исключительных прав сейчас «фрагментируется» и усложняется в контексте применимых обстоятельств. «Взыскание крупных сумм компенсации в ближайшем будущем будет обусловливаться крупными партиями контрафактной продукции на складе производителя, зафиксированными на досудебной стадии, либо систематическими нарушениями ответчиком исключительных прав. В тоже время иски к розничным продавцам контрафактной продукции становятся нецелесообразными. Трудозатраты, издержки, связанные с доказыванием нарушения и участием в судебном процессе, значительно превышают возможный эффект от получаемых в последнее время решений», – считает Василий Зуев.

Юрист Lidings Алексей Возжаев полагает, что это определение ВС – хрестоматийный пример применения Постановления № 40-П. «В рассматриваемом деле есть все условия, позволяющие снизить размер компенсации, рассчитанной по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК: нарушитель – индивидуальный предприниматель, низкая стоимость контрафактного товара – 165 руб., однократный характер нарушения. Очевидно, что у нижестоящих судов не было возможности дать оценку деятельности предпринимателя с точки зрения новой позиции КС, поскольку на момент заседаний соответствующее постановление еще не появилось», – указал он.

Верховный Суд провел детальное исследование обстоятельств с точки зрения сопоставимости условий использования с обстоятельствами нарушения, добавил эксперт. «Такой подход просто необходим, когда речь идет о балансе интересов правообладателя и индивидуального предпринимателя – ответчика. Очевидно, что сумма компенсации в 180 тыс. руб. не соответствует нарушению – реализации контрафактного товара на сумму 165 руб.», – подчеркнул юрист.

С учетом позиции ВС по этому делу, в аналогичных ситуациях индивидуальным предпринимателям следует мотивированно оспаривать размер компенсации, рассчитанной по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ссылаясь на надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака в определенный момент времени, считает Алексей Возжаев. «Правообладателям же необходимо формировать доказательственную базу не просто из любых лицензионных договоров, а лишь из тех, в которых указаны способы использования, соответствующие нарушению», – добавил эксперт.

Юрист арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Артем Данцев, напротив, считает, что в данном случае подход КС не имел ключевого значения. «В определении рассмотрен вопрос не о снижении компенсации ниже установленных законом пределов, а о доказывании стоимости права использования товарного знака, прямо влияющей на размер компенсации», – пояснил он.

Отраженный в определении подход к установлению стоимости права использования товарного знака не является новым и требует от судов оценки представленных доказательств применительно к конкретным обстоятельствам дела, указал Артем Данцев. «Например, если на основании лицензионного договора предоставлено право использования товарного знака несколькими способами в отношении различных групп товаров в течение продолжительного периода времени, а нарушение совершено однократно и при иных обстоятельствах, суд может установить стоимость права использования применительно к конкретному нарушению», – отметил юрист.

В таких случаях, по его словам, суды, если нет иных доказательств стоимости права использования, зачастую определяют ее размер арифметическим делением установленного договором вознаграждения и учитывают при этом условия использования товарного знака: «Например, если договором предусмотрено точное количество продукции, для определения стоимости права однократного использования товарного знака вознаграждение делится на указанное число товаров».

При этом, добавил Артем Данцев, судебная практика свидетельствует о том, что опровержение размера стоимости использования товарного знака в подобных спорах может быть для нарушителя не менее эффективным способом защиты, чем снижение компенсации на основании позиции КС. «Например, в рамках дела № А03-20619/2019 в качестве доказательства суды оценили лицензионный договор с вознаграждением в размере 300 тыс. руб., что в пересчете на конкретное нарушение составило 117 руб. Аналогично судебными актами по делу
№ А82-10321/2018 была взыскана компенсация в размере 1612 руб. из 100 тыс. руб., заявленных правообладателем со ссылкой на договор», – рассказал юрист.