ВС пояснил нюансы взыскания с производителя контрафакта компенсации за незаконное использование обозначения

Как отмечается в определении, непривлечение в процесс иных правообладателей приводит к невозможности достоверно определить соответствующую долю истца в подлежащей взысканию компенсации, что может повлечь ее неоднократное взыскание с ответчика

По мнению одного из экспертов, в комментируемом определении ВС вводит в практику новое правило определения размера компенсации за нарушение исключительного права на НМПТ, принадлежащего нескольким лицам, когда для назначения компенсации одному правообладателю следует сначала установить весь круг правообладателей с привлечением их по делу в качестве третьих лиц. Вторая расценила позицию Суда как новый виток в понимании сущности исключительного права на НМПТ и применении способов защиты прав на него. Третий отметил, что определение ВС правильно и точно аргументировано.

Верховный Суд опубликовал Определение
от 15 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-9213 по делу № А63-13005/2020 о взыскании с производителя контрафактной минеральной воды компенсации за незаконное использование обозначения «Ессентуки».

ООО «ТЭСТИ» является правообладателем исключительного права на наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «Ессентуки-4» в отношении минеральной воды, произведенной из скважины № 57-РЭ-бис в пределах Центрального участка Ессентукского месторождения минеральных вод. Общество обратилось в суд с иском к ЗАО «Водная компания “Старый источник”» о взыскании 8,2 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование обозначения «Ессентуки», сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Ессентуки-4», которое подтверждалось судебными актами по делам № А63-17852/2017 и № А63-14362/2018.

Суд удовлетворил иск, а апелляционная инстанция и Суд по интеллектуальным правам РФ поддержали его решение. Все три инстанции указали на доказанность факта нарушения ответчиком исключительного права общества «ТЭСТИ» на наименование «Ессентуки-4», не усмотрев оснований для снижения размера компенсации ниже установленных законом минимальных пределов.

В жалобе в Верховный Суд ЗАО «Старый источник» сослалось на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что правообладателю принадлежит право использования географического указания согласно ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. В свою очередь, п. 4 ст. 1229 ГК закрепляет особое правило о возможности принадлежности в ряде случаев самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам. Это правило в отношении НМПТ является исключением из общего положения о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу либо нескольким лицам, но только совместно, и связано с существом права на НМПТ.

Суд пояснил, что когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, суд определяет размер компенсации за каждый неправомерно используемый РИД или средство индивидуализации. При этом п. 3 ст. 1252 ГК не устанавливает правила касательно ситуации, когда нарушитель неправомерно использует один результат интеллектуальной деятельности или одно средство индивидуализации, в отношении которого предоставлено несколько исключительных прав разным лицам. Использованием НМПТ считается размещение этого наименования, в частности, на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы НМПТ или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

В этом деле, заметил ВС, судебными актами по делам № А63-17852/2017 и № А63-14362/2018 был установлен факт незаконного размещения на товарах, производимых и реализуемых ответчиком, а также на этикетках и упаковках этих товаров сходного до степени смешения с наименованием «Ессентуки-4» обозначения, а продукция (минеральная вода) признана судами контрафактной. За такое нарушение истец просил взыскать компенсацию, исходя из подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК, в соответствии с которым за незаконное использование НМПТ правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя выплаты компенсации стоимости контрафактных товаров в двукратном размере вместо возмещения убытков.

«Когда правонарушитель использует одно НМПТ, исключительным правом на которое обладают несколько лиц, то доход или двойная стоимость контрафактного товара составляет его доход от нарушения одновременно прав всех правообладателей, следовательно, доход или двойная стоимость товаров причитается всем обладателям исключительного права, за счет неправомерного использования исключительных прав которых он смог этот доход извлечь, то есть сумма дохода или двойной стоимости товара должна распределяться на всех обладателей исключительного права. Однако суд первой инстанции не установил весь круг правообладателей наименования “Ессентуки-4” и не обсудил вопрос о привлечении их к участию в деле», – отмечается в определении.

Также указано, что первая инстанция отказала в удовлетворении ходатайства представителя истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, АО «Кавминкурортресурсы» (далее – АО «КМКР»), которое является правообладателем наименования «Ессентуки-4» по свидетельству РФ № 23/52. Между тем АО «КМКР» являлось истцом в деле № А63-17852/2017 и соистцом в деле № А63-14362/2018, и данный правообладатель также имеет право на предъявление к компании требования о взыскании компенсации.

«Суд апелляционной инстанции, отвергая довод компании о принадлежности исключительного права на наименование “Ессентуки-4” нескольким лицам и необходимости привлечения их к участию в деле, сослался на отсутствие доказательств, подтверждающих данное обстоятельство. Суд по интеллектуальным правам правомерно не согласился с указанным выводом суда апелляционной инстанции с учетом положений ст. 1518, 1533 ГК РФ и общедоступности сведений о правообладателях исключительного права на НМПТ. Вместе с тем, оставляя судебные акты без изменения, суд кассационной инстанции посчитал, что каждый правообладатель НМПТ вправе самостоятельно воспользоваться правом на защиту своего исключительного права и предъявлять в суд соответствующие требования», – заметил Верховный Суд.

Он добавил, что непривлечение в процесс иных правообладателей НМПТ приводит к невозможности достоверно определить долю истца в подлежащей взысканию компенсации и, с учетом того что на других правообладателей не распространяется преюдициальная сила судебного акта, может позволить неоднократное предъявление ими требований о взыскании компенсации с ответчика. Между тем, с учетом взыскания в пользу общества «ТЭСТИ» (одного из правообладателей) максимального размера компенсации, рассчитанного в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК, предъявление иными правообладателями НМПТ самостоятельного требования о взыскании компенсации может привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с компании, что не соответствует принципу правовой определенности. В итоге ВС отменил акты нижестоящих судов и вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Адвокат АК «Кожанов и партнеры» Виктор Кожанов
полагает, что в комментируемом определении Верховный Суд вводит в практику новое правило определения размера компенсации за нарушение исключительного права на НМПТ, принадлежащего нескольким лицам, когда для назначения компенсации одному правообладателю следует сначала установить весь круг правообладателей с привлечением их по делу в качестве третьих лиц, а затем уже определить размер компенсации, причитающийся всем правообладателям, вне зависимости от предъявления ими самостоятельных требований. «С логикой ВС можно согласиться только потому, что законом установлены пределы компенсации, которая назначается только за нарушение одного исключительного права и не зависит от размера причиненных убытков. В иных случаях подобная позиция была бы ошибочна (к примеру, в спорах о взыскании убытков, когда определить размер компенсации всем потерпевшим без предъявления ими самостоятельных требований в принципе невозможно)», – пояснил он в комментарии «АГ».

Эксперт назвал правильным не только привлечение по делу остальных правообладателей исключительного права на НМПТ, где целесообразным будет привлечение их только в качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, но и определение общего размера компенсации, приходящейся на всех правообладателей за нарушение одного исключительного права на НМПТ.

Ведущий юрист INTELLECT Анастасия Герман считает, что позицию ВС можно рассматривать как новый виток в понимании сущности исключительного права на НМПТ и применении способов защиты прав на него. «Действительно, при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на рассматриваемое средство индивидуализации в двукратном размере стоимости контрафакта нельзя не учитывать особое правило о принадлежности самостоятельных исключительных прав на одно и то же НМПТ одновременно разным лицам. По этой причине Верховный Суд отметил, что сумма дохода или двойной стоимости товара должна распределяться на всех обладателей исключительного права, так как это является доходом от нарушения прав всех правообладателей одновременно, и сделал справедливый вывод о необходимости привлечения в процесс иных правообладателей НМПТ. Без последних невозможно достоверно определить долю истца в подлежащей взысканию компенсации, поэтому вопрос о привлечении их к участию в деле должен был поставить суд первой инстанции», – пояснила она.

Эксперт добавила, что Экономколлегия ВС также обозначила необходимость соблюдения баланса интересов сторон спора, поскольку предъявление иными правообладателями НМПТ самостоятельного требования о взыскании компенсации может привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с ответчика. «При всей привлекательности этих выводов вопрос их практической реализации остается открытым. Пока сложно сказать, как будет выглядеть резолютивная часть решений суда по таким делам: должен ли суд сразу делить взысканную компенсацию на всех правообладателей и присуждать полученную долю одному из них – истцу, или при взыскании полной суммы в пользу истца необходимо будет обязывать его выплатить остальным правообладателям соответствующие доли от полученной компенсации?» – задалась вопросами Анастасия Герман.

Почетный президент российской национальной группы AIPPI, управляющий партнер АБ «А. Залесов и партнеры», патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат Алексей Залесов полагает, что определение ВС правильно по сути и точно аргументировано. «Верховный Суд подробно разъяснил особенность правовой природы охраны такого уникального и достаточно редкого объекта интеллектуальных прав, как наименование места происхождения товара в России. Пояснения ВС можно включать в учебники – в раздел, раскрывающий существо права на НМПТ. Приобретение прав на такой объект (а также на сходный объект – географическое указание) возможно одновременно несколькими производителями из определенной географической местности, выпускающими продукцию, обладающую особыми свойствами. Охрана предоставляется Роспатентом после подтверждения того, что заявитель выпускает товар с особыми свойствами (эти свойства обеспечиваются обычно за счет специфики природных условий региона или особых, исторически сложившихся навыков местных мастеров). Поскольку правообладателей в этом споре несколько, то и нарушение исключительного права на НМПТ “Ессентуки-4” путем продажи контрафактной минеральной воды “Ессентуки” влечет убытки (в виде упущенной выгоды) у всех правообладателей, реализующих собственную продукцию», – заметил он.

По мнению эксперта, ВС правомерно определил рассмотреть спор о взыскании компенсации (что предусмотрено законом вместо требования о взыскании убытков) с участием всех правообладателей НМПТ. «Можно отметить, что географическое указание в ряде иностранных юрисдикций (Франция, Испания, Италия и др.) вообще отнесено к объектам публичной охраны. В этом случае право на НМПТ принадлежит не совместно нескольким отдельным производителям-правообладателям, а региональным ассоциациям производителей (например, ассоциации виноделов определенного региона), которые определяют порядок получения права использования охраняемого НМПТ предприятиями региона (в том числе устанавливают и контролируют выполнение требований к качеству продукции). В таких правовых системах ответственность за неправомерное нанесение на продукцию чужого указания не является гражданско-правовой, а представляет собой административный штраф», – пояснил Алексей Залесов.