Суд обязал адвокатское бюро сменить название

Он пришел к выводу, что наименование бюро сходно до степени смешения с фирменным наименованием организации, также предоставляющей юридические услуги  

В комментарии «АГ» истец, генеральный директор ООО «Лигал Арт» Дмитрий Орлов назвал решение суда взвешенным и логичным, указав, что оно сделано по итогу двух лет изучения данного вопроса. Ответчик, управляющий партнер АБ «Румянцев Лигал» Осип Румянцев рассказал, что в ходе процесса стороны договорились, однако решили продолжить этот процесс ради теории и практики интеллектуального права – его целью было доказать, что ответственность за нарушение товарного знака может наступать только в случае целенаправленного нарушения права на товарный знак и виновного умысла, то есть умышленного копирования элементов интеллектуальной собственности.

31 марта Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение, в котором запретил адвокатскому бюро использование товарного знака, принадлежащего компании.

Доводы искового заявления

В июле 2018 г. ООО «Лигал Арт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Адвокатскому бюро «РБМ Лигал Арт» (имеется у «АГ»). В нем общество указало, что является обладателем исключительных прав на товарный знак «Legalart». Между тем на сайте адвокатского бюро размещена информация с использованием принадлежащего обществу товарного знака для предложений консультационных услуг, в том числе юридических, что относится к видам деятельности ООО «Лигал Арт» (товарный знак в том числе зарегистрирован по классу 45 «услуги юридические»). Кроме того, истец указал, что ответчиком используется и фирменное наименование компании.

Общество сослалось на ст. 1484 ГК РФ и отметило, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. «Таким образом, незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака», – посчитало ООО «Лигал Арт».

Компания отметила, что ввела услугу с наименованием «legalart» в гражданский оборот в связи с регистрацией своего фирменного наименования и началом оказания консультационных и юридических услуг с 6 марта 2009 г., в то время как АБ «Лигал Арт» начало его использование 8 июля 2016 г. Также, указывается в иске, истцу принадлежат домены www.legalart.ru, www.legalart.org, www.лигаларт.рф – сайты, размещенные на этих доменах, созданы для оказания и продвижения юридических услуг истца. Кроме того, действия ответчика вводят клиентов и потребителей в заблуждение.

Общество сослалось на ст. 1474 ГК РФ и указало, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее вышеназванные правила, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Компания указала, что направляла претензию в АБ, однако ответа не последовало. В связи с этим общество попросило суд обязать ответчика прекратить использование товарного знака и взыскать с него 5 млн руб.

Судебное разбирательство

В суде ООО «Лигал Арт» уточнило исковые требования и попросило обязать ответчика прекратить использование товарного знака истца в наименовании, на сайте, в том числе в программном коде сайта и в исходном коде страницы, а также в доменном имени сайта ответчика. Кроме того, общество попросило прекратить поисковую выдачу сайта ответчика по запросу «лигал арт».

АБ «РБМ Лигал Арт» настаивало на том, что события гражданского правонарушения нет по причине отсутствия у ответчика такого объекта интеллектуальных прав, как фирменное наименование. Состав правонарушения, то есть использование чужого фирменного наименования (п. 3 ст. 1474 ГК РФ), также отсутствует по причине неосуществления аналогичной деятельности.

Бюро отметило, что фирменное наименование истца и его наименование не являются тождественными или сходными до степени смешения, а событие гражданского правонарушения по п. 3 ст. 1484 ГК РФ (незаконное использование знака обслуживания) отсутствует по причине неосуществления деятельности по оказанию услуг в экономическом (товарном) смысле, а также по причине неосуществления ответчиком деятельности по оказанию тождественных или однородных услуг.

Кроме того, ответчик указал, что положения части IV ГК РФ неприменимы к настоящему спору, поскольку наименования некоммерческих организаций изъяты из-под действия указанных правовых норм, следовательно, требования истца по праву удовлетворению не подлежат.

Адвокатское бюро указало на то, что истцом не представлено доказательств совершения каких-либо действий по нарушению его прав на фирменное наименование и знак обслуживания, а компенсация за якобы имевшее место нарушение права истца на знак обслуживания не подлежит взысканию с ответчика по причине отсутствия со стороны последнего неправомерных действий, а также по причине отсутствия последствий (как наличных, так и вероятных) такого нарушения для истца.

По делу была проведена комиссионная экспертиза. Относительно зарегистрированного по 45 классу товарного знака истца эксперты указали, что в самом перечне услуг по 45 классу содержатся «услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами...». Защита товарного знака, принадлежащего истцу, распространяется на вид деятельности ответчика – профессиональная правовая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Они пришли к схожим мнениям о том, что охраноспособные элементы «Лигал Арт» способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака истца по свидетельству относительно услуг 45 класса, то есть основную функцию товарного знака. Также эксперты отметили, что словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ Лигал Арт», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и с наименованием ООО «Лигал Арт».

Суд указал, что, учитывая специализацию экспертов, их практический опыт и стаж работы в области промышленной собственности, у него нет оснований не доверять их выводам. Таким образом, он посчитал, что использование спорного товарного знака и обозначения, содержащих словесный элемент «Лигал арт» и обладающих общими фонетическими, графическими и смысловыми элементами для однородных услуг, создает реальную угрозу их смешения.

Суд сослался на п. 43.2 и 43.3 Постановления Пленума ВС и Пленума ВАС № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (признано не подлежащим применению Постановлением Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10. – Прим. ред.), в соответствии с которыми компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Также, согласно Постановлению № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования, при этом он не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301 ГК РФ.

В данном случае, посчитал суд, заявленный истцом размер компенсации является несоразмерным последствиям нарушения и необоснованным. Характер допущенного нарушения не является злостным, заметил суд, само оно совершено впервые, а срок незаконного использования товарного знака является непродолжительным. Товарный знак истца не является широко известным, усилий для популяризации своего товарного знака истец не предпринимал, а ответчик прекратил использование спорного обозначения.

Таким образом, суд обязал АБ прекратить использование товарного знака истца в наименовании, на сайте, в том числе в программном коде данного сайта и в исходном коде страницы, а также в доменном имени. Суд также обязал ответчика прекратить использование товарного знака для целей поиска в поисковых системах и системах обеспечения перенаправления пользователей к сайту. Кроме того, с адвокатского бюро взыскано 500 тыс. руб. в качестве компенсации.

Процесс был завершен ради теории и практики интеллектуального права

В комментарии «АГ» генеральный директор ООО «Лигал Арт» Дмитрий Орлов назвал решение суда взвешенным и логичным, указав, что оно сделано по итогу двух лет изучения данного вопроса. Он заметил, что в ходе процесса было сделано три экспертизы на предмет нарушения прав на товарный знак «LegalArt». По мнению Дмитрия Орлова, выводы назначенной судом комиссионной экспертизы абсолютно закономерны.

Он отметил, что товарный знак «LegalArt» был зарегистрирован в 2009 г. и с тех пор непрерывно использовался. «Поэтому и размер присужденной компенсации выглядит логично», – заключил Дмитрий Орлов.

Управляющий партнер АБ «Румянцев Лигал» (действующее наименование ответчика. – Прим. ред.) Осип Румянцев рассказал, что стороны вели переговоры. «Мы даже пришли к пониманию, что можем договориться. Однако мы решили продолжить этот процесс ради теории и практики интеллектуального права. Цель этого процесса – доказать, что ответственность за нарушение товарного знака может наступать только в случае целенаправленного нарушения права на товарный знак и виновного умысла, то есть умышленного копирования элементов интеллектуальной собственности», – отметил адвокат. Он с сожалением добавил, что пока норма о взыскании компенсации не предусматривает подобные уточнения и практику применения.

«Толкование нормы закона в рамках решения суда первой инстанции противоречит, на наш взгляд, ее смыслу. В настоящий момент разъяснение этой нормы не дано на уровне постановлений Верховного Суда или Суда по интеллектуальным правам. Мы будем добиваться такого разъяснения на уровне всех судебных инстанций. При успешном развитии этого дела наше Бюро рассматривает в том числе возможность открытия практики интеллекуального права», – резюмировал Осип Румянцев.

Эксперты «АГ» оценили решение суда

Координатор рабочей группы по мониторингу незаконного использования адвокатских терминов при Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга Владимир Дмитриев посчитал, что суд принял верное решение, поскольку нарушения прав на товарный знак было. «И дело не в том, что товарный знак был использован в наименовании ответчика, а в его использовании в сети Интернет. При этом размер компенсации обычен для такого рода нарушения», – заметил он.

Владимир Дмитриев указал, что наименование ответчика было АБ «РБМ Лигал Арт», тогда как в контенте домена было указано «legal art адвокатское бюро», поэтому нельзя сказать, что в контенте домена просто упоминалось наименование юрлица. При этом он посчитал, что у ответчика была возможность «подвинуть» суд к назначению минимальной компенсации в 10 тыс. руб. по мотиву добровольного прекращения нарушения до принятия решения судом, как это было, например, в деле № А40-136427/2012. «Удовлетворив неимущественные требования, суд присудил так называемый абстрактный запрет на будущее, что недопустимо, ведь на момент принятия решения ответчик устранил нарушения», – заметил Владимир Дмитриев. Также, по его мнению, назначение судебных экспертиз представляется излишним – из-за этого это типичное дело длилось долго, тогда как вопрос о сходстве до степени смешения – вопрос факта.

Член рабочей группы по мониторингу незаконного использования адвокатских терминов при Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга Никита Тарасов отметил, что данное дело – пример того, что при учреждении адвокатского образования и выборе для него наименования следует учитывать исключительные права других участников рынка юридических услуг.

«Решение арбитражного суда представляется законным, обоснованным и справедливым. Примечательно, что по делу арбитражный суд назначил несколько экспертиз, запросы о возможности проведения экспертизы при этом были направлены в большое количество экспертных учреждений. Это обеспечило максимальное соблюдение прав сторон процесса и объективность при вынесении решения по делу», – посчитал адвокат.

Никита Тарасов указал, что, по сути, согласившись с фактом нарушения права истца на товарный знак и удовлетворив его требования в части, арбитражный суд отметил, что на момент вынесения решения адвокатское образование, являющееся ответчиком по делу, изменило свое наименование, то есть устранило инкриминируемое нарушение исключительного права, что было учтено при определении размера взысканной в порядке ч. 3 ст. 1252 ГК РФ в компенсации.

Кроме того, указал адвокат, как видно из текста решения, нарушение права на товарный знак было совершено впервые, срок такого использования был непродолжительным и нарушение не носило грубый характер, что находится в соответствии с позицией Конституционного Суда, сформулированной в Постановлении от 13 декабря 2016 г. № 28-П, и разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10.