ВС пояснил нюансы взыскания компенсации за нарушение исключительного права при продаже контрафакта

Суд указал на недопустимость удовлетворения иска о взыскании такой компенсации в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, и их цену

По мнению одного из адвокатов, планируя подачу иска о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, в первую очередь необходимо проанализировать возможность изыскания сведений об объеме контрафактных экземпляров. Другая отметила, что, несмотря на то что порядок определения размера компенсации за нарушение прав на товарный знак описан в ГК достаточно четко, судебной практике необходимы разъяснения о порядке применения этих норм в конкретных обстоятельствах.

Верховный Суд опубликовал Определение № 304-ЭС23-16844 от 5 декабря по делу
№ А45-4790/2022, в котором разобрался, возможен ли расчет компенсации за нарушение исключительного права на основе не количества реально существующих контрафактных товаров, а числа предложений к их продаже.

Правообладатель исключительного права на общеизвестный товарный знак «Бегущий олень/Газ» ПАО «Газ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП Василию Левченко и ООО «Всемаркет» о солидарном взыскании 3,2 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак. Иск был обоснован нарушением ответчиками исключительного права общества при предложении к продаже на интернет-сайте товаров (футболок), содержащих изображение указанного товарного знака.

Суд иск удовлетворил, с чем согласились апелляционная и кассационная инстанции. При этом суды руководствовались положениями ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 и ст. 2 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Суды исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак, определив размер компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК и представленного истцом расчета.

Впоследствии общество «Всемаркет» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд, в которой, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просило отменить состоявшиеся по делу решения и направить его на новое рассмотрение.

Рассмотрев жалобу, ВС напомнил, что исходя из положений п. 1 ст. 1250 ГК интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий его нарушения. В случаях, предусмотренных ГК для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, пояснил Суд.

Экономколлегия добавила, что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован, подчеркнул ВС.

В определении разъяснено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК). За нарушение, допущенное ответчиками, истец просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подп. 2 п. 4 названной статьи Кодекса, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, уточнил ВС. Отмечается, что эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров. Как пояснил ВС, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

Истец рассчитал размер заявленной к взысканию компенсации, исходя из двукратной стоимости каждой единицы (модели) товара, предлагаемого к продаже через интернет-магазин, с учетом наименования каждого товара, количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и вариантов цветовой гаммы. В обоснование количества контрафактного товара и его стоимости он представил снимок (скриншот) страниц каталога товаров, размещенного на сайте магазина.

Общество «Всемаркет» в отзыве на иск приводило доводы о том, что сайт является сервисом по размещению предложений к продаже товаров, которые будут созданы в будущем. На момент совершения заказа и до такого момента товара, изображенного на сайте, не существует как вещи; товар изготавливается конкретным производителем, которому распределен конкретный заказ; на сайте размещается лишь компьютерная модель товара.

ВС принял во внимание, что в кассационной жалобе заявитель также ссылается на то, что на сайте размещен только каталог дизайнов, которые можно выбрать для нанесения на товары, а не каталог уже произведенных товаров. На сайте пользователям предоставляется возможность размещать изображения (дизайн-макеты) на выбранных товарах, которые впоследствии становятся доступными для заказа. Судом размер компенсации определен на основе количества не существующих контрафактных товаров, а предложений к продаже товаров, на которых предлагалось разместить дизайн в виде изображения принадлежащего истцу товарного знака.

По мнению нижестоящих судов, поскольку до потребителей на сайте не доведена информация об отсутствии товара определенного цвета или размера, предполагается, что ответчиками предлагается продукция, наличие которой может быть обеспечено. Таким образом, выводы судов основаны на предположении о наличии у общества «Всемаркет» по одному экземпляру каждого вида товара, всех его вариантов и размеров.

Между тем, указал ВС, суды не исследовали механизм работы сайта, на котором был размещен каталог, не дали оценки доводам ответчиков о том, что каталог дизайнов футболок не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, – товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна. «Удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещен товарный знак, и их цену, противоречит положениям ст. 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в Постановлении Пленума № 10», – изложено в определении.

Таким образом, Верховный Суд отменил обжалуемые судебные акты, поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, и вернул дело на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд первой инстанции.

Адвокат КА Санкт-Петербурга «Северный Рим» Павел Зайкин в комментарии «АГ» отметил, что исход дела о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров напрямую зависит от объема доказательной базы, собранной истцом, при этом источники получения информации об объеме контрафактных экземпляров могут быть различными. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об их истребовании у ответчика или третьих лиц, подчеркнул адвокат.

Павел Зайкин выразил согласие с выводами ВС о том, что правообладателю необходимо доказать существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое он принимает за основу для расчета. Таким образом, резюмировал адвокат, планируя подачу иска о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, необходимо в первую очередь проанализировать возможность изыскания сведений об объеме контрафактных экземпляров, исходя из обстоятельств конкретного дела.

Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры» Ирина Озолина подчеркнула, что, несмотря на то что порядок определения размера компенсации за нарушение прав на товарный знак прописан в ГК достаточно четко, судебной практике необходимы разъяснения о порядке применения этих норм в конкретных обстоятельствах.

Адвокат заметила, что, несмотря на достаточно четкие формулировки подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, долгое время судебная практика разнилась в вопросе о том, что считать стоимостью товара. «Например, если ответчик – оптовый продавец, то стоимостью можно считать как цену, по которой он закупил спорный товар, цену, по которой он отгружает товар покупателям, так и цену, по которой товар впоследствии продается в розничной сети. Пункт 61 Постановления Пленума ВС № 10 в этой части указал путь к унификации: “при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам”», – пояснила Ирина Озолина.

В то же время, добавила она, разъяснение одного вопроса породило другой: если ценой товара является цена его предложения о продаже, почему нельзя рассчитать размер компенсации так, как сделал истец в рассматриваемом деле? Адвокат обратила внимание, что Конституционный Суд РФ не раз разъяснял, что, несмотря на штрафной характер компенсации за нарушение прав на товарные знаки, она не должна быть средством обогащения истца, а ее размер не должен приводить к полной блокировке деятельности ответчика.

«Порядок расчета размера компенсации в рассматриваемом деле был выбран произвольно: истец рассчитал компенсацию, исходя из гипотетически возможного количества контрафактных экземпляров. Но если применять этот подход, то количество товара можно было увеличивать бесконечно, ведь на сайте не содержится ограничений по количеству каждой из моделей, которую может произвести ответчик»,– считает Ирина Озолина.

Адвокат выразила согласие с позицией Экономколлегии ВС, поскольку отсутствие определенности в количестве экземпляров товара не позволяет применять подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, а требует выбора иного способа взыскания компенсации.

Анжела Арстанова