ВС указал, что «кейкпопс» не может стать словесным товарным знаком

Верховный Суд, поддержав доводы Роспатента, пришел к выводу, что данному словесному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку любое лицо вправе использовать его для характеристики пирожного на палочке

В комментарии «АГ» один из экспертов отметил, что в последнее время Роспатент не так часто ссылается на информацию из интернета, и рекомендовал проверять заявляемое обозначение на популярность в Сети. Второй эксперт напомнил о схожих известных спорах о правовой охране товарных знаков «Black Russian» и «Дорнит». Третий указал, что при оценке стойких ассоциативных связей в сознании потребителей существенное значение имеют соцопросы и аналитические отчеты.

31 октября Верховный Суд, отменив акты Суда по интеллектуальным правам, согласился с доводами Роспатента о том, что обозначение «кейкпопс» не может быть зарегистрировано в качестве словесного товарного знака в отношении ряда товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, поскольку ассоциируется у потребителей исключительно с пирожным на палочке (Определение № 300-ЭС19-12932 по делу № СИП-691/2018).

Роспатент отказался регистрировать «кейкпопс»

В ноябре 2016 г. ООО «Кондитерская фабрика “Черемушки”» подало в Роспатент заявку № 2016742012 на регистрацию в качестве товарного знака фантазийного словесного обозначения «кейкпопс» в отношении ряда товаров 30 класса МКТУ.

В декабре 2017 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ. Общество подало возражение на указанное решение, однако в июле 2018 г. Роспатент подтвердил свою позицию, отказав в удовлетворении возражения. Госорган исходил из того, что обозначение «кейкпопс» представляет собой транслитерацию комбинированного английского слова «cakepops» («саkе» (торт, кекс или пирожное) и «pops» (популярный, попсовый, модный)).

На основании сведений из открытых источников, в том числе интернета, Роспатент установил, что указанное обозначение относится к маленькому пирожному на палочке, которое было придумано кондитером из Атланты Энджи Дадли и образовано путем замены первой части слова «lollipop» (леденец на палочке). Федеральная служба также установила, что обозначение «кейкпопс» также используется современными российскими потребителями в качестве названия маленького пирожного – конфеты из бисквитного теста на палочке. Роспатент указал, что наименование товара «cakepops», как и его русскоязычный вариант – «кейкпопс», стали известны российским потребителям значительно раньше даты подачи заявки кондитерской фабрикой.

Госорган пришел к выводу, что обозначение «кейкпопс» однозначно воспринимается российскими потребителями как указание на мучное кондитерское изделие – пирожное на палочке. В этой связи ведомство решило, что в отношении товара 30 класса МКТУ «Изделия кондитерские мучные» обозначение «кейкпопс» характеризует его, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (п. 1 ст. 1483 ГК).

Роспатент также установил, что применительно к другим товарам того же класса МКТУ, не относящимся к пирожным, заявленное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение. Соответственно, его регистрация противоречит и подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК.

СИП не согласился с Роспатентом

Кондитерская фабрика обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным, попросив обязать последнего зарегистрировать словесное обозначение «кейкпопс» в качестве товарного знака.

Заявитель сослался, в частности, на ряд ГОСТов, содержащих термины и определения хлебобулочных и кондитерских изделий, где информация о таком виде товара, как «кейкпопс», отсутствует. Общество посчитало, что информация из интернета, которой руководствовался Роспатент при принятии оспариваемого решения, не является достаточной для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения. Оно также указало, что английское слово «cakepops» имеет несколько вариантов перевода на русский язык, в связи с чем может вызывать у потребителя различные ассоциации.

Тот факт, что десерт под названием «cakepops» был придуман кондитером из США, по мнению заявителя, не имеет правового значения, поскольку отнесение слова к видовому обозначению товара в ином государстве не свидетельствует о восприятии такого обозначения аналогичным образом средним российским потребителем. Общество полагало, что последний не ассоциирует слово «кейкпопс» с пирожным в виде шарика на палочке и данное обозначение является фантазийным.

25 декабря 2018 г. СИП удовлетворил требования общества, признав недействительным решение Роспатента как не соответствующее подп. 3 п. 1 и подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК. Суд обязал ведомство продолжить рассмотрение поданной обществом заявки на регистрацию товарного знака. Судебная коллегия указала, что госорган пришел к необоснованному выводу о том, что словесное обозначение «кейкпопс» является описательным, указывающим на вид, свойства товара и его простое наименование. СИП также не согласился и с тем, что данное обозначение как наименование пирожного на палочке общепринято и известно российскому потребителю.

Вопреки мнению Роспатента, обозначением, указывающим на вид товара, его простым наименованием применительно к рассматриваемому случаю могло бы быть, как указано в решении СИП, обозначение «пирожное» либо «пирожное на палочке», и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК.

Кроме того, отмечается в документе, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений ст. 1483 ГК Роспатенту следовало проанализировать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя. «Восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться», – пояснила коллегия.

Проанализировав представленные Роспатентом распечатки из интернета, СИП пришел к выводу, что информация с сайтов ни по отдельности, ни в совокупности не может в достаточной степени свидетельствовать о том, что обозначение «кейкпопс» известно среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием указанного кондитерского изделия, а также что его смысл понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания.

СИП отметил, что в интернет-публикации, на которую ссылался Роспатент, указано, что в России «кейкпопсы» только начинают появляться на прилавках частных кондитерских. Информация о рецептах данного десерта, их размещение на сайтах и обсуждение на форумах, по мнению коллегии, также не свидетельствуют о наличии у среднего российского потребителя сложившихся ассоциаций. СИП подчеркнул, что для обоснования позиции Роспатента недостаточно единичных упоминаний о «кейкпопс» как о пирожном на палочке, для выявления которых необходимо «проведение тщательного и трудоемкого поиска».

Относительно ссылок ведомства на «Википедию» СИП отметил, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения: «Выводы ˂…˃ относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети “Интернет”, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обусловливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием и иных источников». Позицию первой инстанции в ходе кассационного рассмотрения дела поддержал президиум СИП.

ВС счел отказ в регистрации товарного знака правомерным

Роспатент обжаловал акты нижестоящих судов в Верховный Суд РФ с просьбой направить дело на новое рассмотрение. Заявитель обратил внимание, что под характеристикой товара, в том числе указывающей на его вид, в данном случае понимается не только слово «пирожное», но и указание на его разновидность (например, «эклер» или «заварное»). Ведомство ссылалось на то, что обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть характеризующими их, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что из материалов заявки на регистрацию обозначения «кейкпопс» в качестве товарного знака следует, что оно является словесным, выполнено стандартным шрифтом черного цвета буквами кириллицы без каких-либо графических особенностей.

ВС напомнил, что согласно общероссийской торговой классификации, вид товара – это совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (п. 156 ГОСТ Р 51303-2013). Вид товара имеет общее назначение с более крупными структурными единицами, такими как группа и класс, отличаясь от них индивидуальным назначением и идентификационными признаками. «Вид товара – это главные свойства или характеристики, по которым узнают товар», – отмечается в определении ВС.

ВС также отметил, что вид товара определяется, в том числе, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, в котором присутствует такой вид товара, как «пирожные». Коллегия напомнила, что вид товара может быть разделен на разновидности в зависимости от используемой классификации, которые представляют собой еще более узкое деление, указывающее на ряд частных признаков, характеристик отдельных видов товаров (п. 175 ГОСТ Р 51303-2013).

Верховный Суд пришел к выводу, что Роспатент на основании открытых источников сделал правомерный вывод о том, что обозначение «кейкпопс» характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие. Этого, как указано в определении, достаточно для принятия решения об отказе в регистрации обозначения в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК. «Заявленному обозначению, характеризующему товар, как правильно констатировал Роспатент, не может быть предоставлена правовая охрана, а обществу – исключительное право на его использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение “кейкпопс”, которое характеризует товар – пирожное на палочке», – подытожила Коллегия.

Руководствуясь этим, ВС поддержал и второй довод заявителя. Поскольку слово «кейкпопс» указывает на пирожное как на вид товара 30 класса МКТУ, относящегося к мучным кондитерским изделиям, для иных товаров данного класса, не относящихся к упомянутым пирожным, заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств. В связи с чем регистрация обозначения также противоречит подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК.

В итоге ВС счел, что нижестоящие инстанции допустили существенное нарушение норм материального и процессуального права, и отменил их акты. Поскольку все фактические обстоятельства по делу уже были установлены СИП, Верховный Суд самостоятельно разрешил спор по существу, отказав обществу в удовлетворении его заявления.

Эксперты прокомментировали правовую позицию Верховного Суда

«В целом соглашусь с доводом Роспатента о том, что по многочисленной информации в русском и англоязычном сегментах интернета, “кейкпопс” (cakepops) – это название маленького мучного изделия, пирожного на палочке, – в комментарии “АГ” отметила адвокат, российский и евразийский патентный поверенный Елена Бедарева. – Однако следует добавить, что эксперты Роспатента постоянно путают понятия “транслитерация” (воспроизведение буквенного состава иностранного слова с помощью букв языка перевода) и “транскрипция” (воспроизведение звучания иностранного слова определенными письменными знаками)».

Эксперт пояснила, что обозначение «кейкпопс» является транскрипцией английского слова «cakepops», а не транслитерацией, как посчитала федеральная служба. По ее мнению, в силу глобализации рынка произношение популярной за рубежом продукции cakepops прочно вошло в обиход российского потребителя – так же как бургер и хотдог.

Елена Бедарева указала, что обилие информации о кейкпопс как о пирожном, в том числе многочисленные видео по его изготовлению, позволило Роспатенту сделать правильный вывод о том, что «кейкпопс» (cakepops) является обозначением конкретного популярного товара, известного в интернете, и что именно поэтому предоставление исключительного права на его использование на территории РФ одному лицу не представляется возможным.

«В последнее время Роспатент в своих запросах не так часто ссылается на информацию из интернета, как было лет 7–10 назад. Несмотря на это я всегда советую доверителям проверять заявляемое обозначение на популярность в Сети, так как товарный знак призван индивидуализировать товары и услуги, поэтому не должен постоянно мелькать в открытых источниках до регистрации», – поделилась адвокат.

Елена Бедарева согласилась с тем, что информацию в интернете может разместить любой желающий, однако обилие ссылок на конкретное обозначение или информацию о нем как в русском, так и в англоязычном сегментах Сети снижает, по ее мнению, риск опоры на фальсифицированные сведения.

Эксперт добавила, что довод Роспатента о том, что обозначения, представляющие собой разновидности товара, могут рассматриваться как характеризующие данные товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи у потребителей, можно использовать при подаче заявления на регистрацию товарного знака в отношении нового вида товара, еще не указанного в МКТУ, но прочно закрепившегося на рынке. Этот аргумент, как полагает адвокат, также будет полезен при оспаривании решения о регистрации обозначения, вошедшего в употребление для обозначения товара определенного типа (п. 1 ст. 1483 ГК).

«Полагаю, что вывод об однозначности восприятия российскими потребителями обозначения “кейкпопс” как пирожного, т.е. товара 30 класса МКТУ, входящего в рубрику “изделия мучные кондитерские”, без проведения обычных для такого рода дел социологических исследований только на основании исследования информации из интернета открывает заявителям дорогу к оспариванию решений Роспатента со ссылкой лишь на сведения из Сети», – резюмировала Елена Бедарева.

Управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин полагает, что обозначение «кейкпопс» не имеет различительной способности и, следовательно, не может быть таким средством индивидуализации, как товарный знак. «Когда поступил запрос от “АГ” по поводу данного определения ВС, я был в кафе. Со мной за столом находились еще 10 человек. Я спросил у них, знают ли они, что такое “кейкпопс”, и все 10 человек ответили утвердительно, пояснив, что это пирожное на палочке. Это, я считаю, и есть ответ на вопрос о том, обладает ли слово “кейкпопс” различительной способностью», – пояснил он.

Эксперт указал, что регистрация товарного знака позволяет сформировать легко узнаваемый бренд и использовать его для успешного продвижения на рынке. Он также привел примеры обширной судебной практики по п. 1 ст. 1483 ГК. Так, Постановлением президиума СИП от 11 ноября 2016 г. по делу № СИП-293/2016 был признан правомерным отказ в регистрации товарного знака с указанием слова «газета», поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью для видов услуг, связанных с выпуском периодических изданий.

Сергей Гаврюшкин напомнил, что к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, также относится обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара. «К примеру, Постановлением президиума СИП от 17 октября 2016 г. по делу № СИП-150/2016 признано правомерным решение об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку “Black Russian”, поскольку спорное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Соответственно, оно не может выполнять функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей», – пояснил он.

Юрист добавил, что ссылка на словарь русского языка может способствовать «выигрышу» дела в СИП. Так, суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Дорнит», основываясь, в том числе, на представленной заявителем фотокопии «Словаря новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.)» под редакцией Н. Котеловой. «В данном источнике указано, что “дорнит” – это синтетический текстильный материал, используемый в качестве подстилающей основы при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах (Решение СИП от 26 апреля 2019 г. делу № СИП-788/2018)», – пояснил он.

Адвокат, руководитель группы антимонопольной практики юридической фирмы ART DE LEX Анна Большакова отметила, что оценка вопроса о наличии у товарного знака различительной способности в контексте подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК является довольно субъективной, а практика ее применения не единообразна. «Ключевое значение имеет определение степени ассоциативности обозначения – как, например, в схожем деле, где СИП выявил факт отсутствия ассоциаций у российского потребителя обозначения “Pinza” с видом блюда итальянской кухни (Постановление от 27 мая 2019 г. по делу № СИП-360/2018)», – указала она.

Эксперт подчеркнула, что существенное значение в процессе доказывания имеют опросы потребителей и аналитические отчеты. По ее словам, Роспатент довольно часто принимает в качестве доказательств и сведения о регистрируемом товаре из сети «Интернет». «Однако СИП в своих решениях неоднократно отмечал, что выводы относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в интернете, должны быть сделаны с учетом специфики данной информационно-телекоммуникационной сети, обусловливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников», – считает адвокат.

Анна Большакова добавила, что отвечающими критерию достоверности, как указывает СИП, являются, в частности, сведения из открытых реестров, публикации, находящиеся в публичном доступе на сайтах библиотек, а также диссертации и электронные версии печатных изданий. «При этом информация, размещенная гражданами и организациями по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица», – подытожила она.