Регистрация комбинированного товарного знака со словом «ФГОС» правомерна

СИП установил, что неохраняемый словесный элемент «ФГОС» не противоречит общественным интересам, а использование третьим лицом сходного обозначения не свидетельствует о широком применении товарного знака до даты приоритета

В комментариях эксперты «АГ» затронули разные аспекты решения, высказав по некоторым вопросам противоположные мнения. Так, одна из них посчитала неохраняемый элемент «ФГОС» вводящим потребителя в заблуждение из-за ассоциации с государством. Второй, напротив, подчеркнул, что заблуждение невозможно, поскольку «ФГОС» – неохраняемый элемент, в котором слово «государственный» напрямую не используется.

14 августа Суд по интеллектуальным правам вынес Решение по делу № СИП-385/2018, в котором не согласился с выводами Роспатента о противоречии товарного знака с неохраняемой аббревиатурой «ФГОС» общественным интересам. Суд также указал на необходимость дополнительно исследовать вопрос об утрате обозначением различительной способности.

Противостояние между двумя издательствами

Издательство «Просвещение» зарегистрировало комбинированный товарный знак

№ 473734 и изобразительный товарный знак

№ 624117. Дата приоритета первого из них – 28 февраля 2011 года. Именно с этого дня соответствующее обозначение получило правовую охрану в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

В феврале 2018 года «Издательский центр «Вентана-Граф» подал в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны данным обозначениям. Обосновывая свою заинтересованность в подаче возражения, общество указало, что оно включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Поэтому имеет законный интерес в беспрепятственном оповещении потребителей о соответствии выпускаемых им учебных изданий и деятельности по их изданию требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе с использованием аббревиатуры «ФГОС».

Данный спор примечателен тем, что связан с делом, в рамках которого издательству «Просвещение» присуждена рекордно большая компенсация в размере почти 4 млрд рублей за нарушение его исключительных прав на товарный знак № 473734 «Вентаной-Граф» (обжалуется в апелляции). После вынесения решения «Вентана-Граф» пыталась признать действия «Просвещения» по приобретению прав на товарные знаки № 473734 и № 624117 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, в чем ей было отказано. В настоящий момент «Вентана-Граф» на втором круге продолжает оспаривать запись о смене наименования правообладателя товарного знака № 473734.

Роспатент прекратил правовую охрану товарных знаков

В июне 2018 года Роспатент признал предоставление правовой охраны товарному знаку с неохраняемым словесным элементом «ФГОС» недействительным полностью. Охрана второго товарного знака была прекращена в отношении товаров 9 и услуг 41 классов МКТУ. Госорган пришел к выводу, что знаки не обладают различительной способностью и противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Роспатент установил, что до даты приоритета первого товарного знака «Просвещения» сходное до степени смешения с ним обозначение использовалось разными лицами, осуществляющими деятельность в области образования. Поэтому служба сделала вывод, что обозначение использовалось еще до даты подачи заявки как подтверждение соответствия продукции образовательному стандарту, имеющему государственное значение. Госорган счел, что предоставление исключительного права на использование спорного обозначения лишь одному лицу противоречит общественным интересам и способно вызвать возмущение членов общества.

При этом он отклонил доводы «Просвещения» о том, что спорное обозначение создано его работником, а также что правообладатель вводил в оборот учебную литературу с таким же обозначением раньше всех остальных – еще в июле 2008 года.

Не согласившись с Роспатентом, «Просвещение» обжаловало указанные ненормативные акты в Суд по интеллектуальным правам.

СИП счел выводы Роспатента недоказанными

Рассмотрев дело, Суд по интеллектуальным правам указал на ошибку госоргана при определении акта, подлежащего применению к первому поданному на регистрацию обозначению. СИП пояснил, что необходимо было руководствоваться Правилами, утвержденными приказом от 5 марта 2003 г. № 32, поскольку именно они действовали на дату приоритета товарного знака.

Суд пришел к выводу, что Роспатент не исследовал различительную способность товарных знаков в соответствии с указанными правилами. Административный орган решил, что различительная способность отсутствует, поскольку спорное обозначение использовалось иными лицами на дату подачи заявки. Однако СИП обратил его внимание на тот факт, что эти правила не содержат аналогичного основания для признания обозначения таковым. Схожие основания появились только в Правилах, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

СИП отметил, что признание обозначения не обладающим различительной способностью должно быть связано с восприятием его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана. По мнению СИП, для этого Роспатент должен был установить вероятные ассоциативные связи современного среднего российского потребителя.

В деле фигурировало несколько представленных «Вентаной-Граф» и «Просвещением» социологических исследований об ассоциациях потребителей относительно спорных товарных знаков. Роспатент в своем решении указал лишь на то, что «данные социологических отчетов, представленных правообладателем, <…> противоречат результатам социологического отчета лица, подавшего возражение». Однако, отметил суд, в данном случае недостаточно просто установления противоречия сведений об ассоциативных связях потребителей. Информация из отчетов не была оценена Роспатентом по существу. Более того, госорган указал, что социологические исследования не могут объективно отражать мнения потребителей в отношении восприятия оспариваемого товарного знака, с чем СИП не согласился.

Суд указал на ряд недостатков опроса, представленного «Вентаной-Граф». Так, вопросы исследования в основном относились к неохраняемому элементу «ФГОС». СИП также заметил, что вопрос о том, какой элемент обозначения респондентам запомнился больше, был задан после многочисленных вопросов, связанных с федеральными государственными образовательными стандартами. При этом, подчеркнул суд, опрос не содержит сведений, опровергающих наличие ассоциаций потребителей между обозначением и «Просвещением».

Исходя из вышесказанного, СИП пришел к выводу о том, что в решении Роспатента не разрешен вопрос о том, воспринимает ли рядовой российский потребитель обозначение

именно как общепринятое указание на соответствие продукции ФГОС либо как обозначение заявителя (п. 1 ст. 1483 ГК).

Суд указал, что на учебных пособиях, выпущенных «Вентаной-Граф» в 2010–2011 годах, размещалось не спорное обозначение, а иное –

. СИП подчеркнул: использование третьим лицом обозначения, которое имеет различия с оспариваемым товарным знаком, не может свидетельствовать о широком и длительном применении третьими лицами товарного знака до даты приоритета. Суд не увидел в материалах дела подтверждение длительного и интенсивного использования именно спорного обозначения третьими лицами, которое могло бы привести к отсутствию у него различительной способности.

Одним из аргументов «Вентаны-Граф» при оспаривании товарных знаков была ссылка на то, что они являются государственными знаками, которым в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 1231.1 ГК правовая охрана не предоставляется. «Просвещение» же ссылалось на отсутствие у используемого госорганами схожего обозначения официального статуса государственного знака. Однако Роспатент решил, что достаточно позиционирования обозначения на рынке образовательных товаров и услуг в качестве знака соответствия продукции образовательному стандарту.

В свою очередь СИП отметил, что Минобрнауки своим письмом подтвердило отсутствие у обозначения «ФГОС» правового статуса знака соответствия продукции данным стандартам. В этом случае, сделал вывод суд, для признания обозначения не обладающим различительной способностью из-за фактического использования как знака соответствия продукции стандартам необходимо наличие обстоятельств, свидетельствующих о стойком восприятии его потребителями именно в качестве общепринятого указания на соответствие продукции ФГОС.

Кроме того, из материалов дела суд усмотрел, что «Просвещение» раньше других издательств начало выпускать учебные пособия с размещенным на них спорным изобразительным обозначением. Первое такое пособие было подписано в печать 16 июля 2008 года. Это обстоятельство Роспатент во внимание не принял.

Относительно правовой принадлежности спорного обозначения СИП отметил, что договор об отчуждении исключительного права и ряд других доказательств подтверждают принадлежность «Просвещению» авторских прав на обозначение, которое впоследствии было зарегистрировано им в качестве товарного знака.

Роспатент также пришел к выводу о высокой социальной значимости государственного регулирования образовательных стандартов на федеральном уровне. Поэтому решил, что предоставление исключительного права на использование спорного обозначения лишь одному лицу в целях извлечения прибыли противоречит общественным интересам и способно вызвать возмущение членов общества.

Судебная коллегия СИП, напротив, указала, что и словесный элемент, и обозначения в целом не имеют каких-либо признаков, свидетельствующих о противоречии общественным интересам, принципам гуманности и морали. Она, в частности, сослалась на то, что Минобрнауки подтвердило отсутствие в нормативных актах и официальных документах госорганов указания на какое-либо обозначение, которое может или должно использоваться при указании на соответствие материалов образовательным стандартам.

Экспертов заинтересовали выводы СИПа

«АГ» обратилась с вопросами к представителям «Просвещения» и «Вентаны-Граф», однако юристы воздержались от комментариев в отношении решения суда.

Адвокат, партнер и руководитель российской практики по интеллектуальной собственности юридической фирмы Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг отметила, что важное значение при исследовании вопроса о правовом статусе спорного изобразительного обозначения и привязке исключительного права именно к издательству имеет тот факт, что товарный знак также является объектом правовой охраны авторского права. «Авторские права принадлежат издательству в силу заключенных договоров с художниками – непосредственными создателями этих обозначений. Этот факт во многом определяет, что само издательство правомерно использовало обозначение до даты приоритета товарного знака, и опровергает доводы “Вентаны” и Роспатента о правомерном интенсивном использовании данного обозначения третьими лицами до даты приоритета товарного знака», – говорит адвокат.

Екатерина Тиллинг указала, что многие доводы Роспатента сделаны без надлежащего анализа и оценки доказательств, что и было отражено Судом по интеллектуальным правам в своем решении.

Адвокат, партнер и руководитель практики «Арбитражное, налоговое и банкротное право» Коллегии адвокатов г. Москвы № 5 Вячеслав Голенев полагает, что «ФГОС» – общепринятый термин. «Уже поэтому предоставление правовой охраны товарным знакам сомнительно. Слово “государственный” может вводить потребителя в заблуждение», – говорит он.

При этом, по мнению Вячеслава Голенева, если признание отсутствующей правовой охраны товарного знака вызвано исключительно наличием в нем неохраняемого элемента «ФГОС» без учета иных обстоятельств, то такое решение Роспатента имеет признаки незаконности «хотя бы по мотиву преждевременности».

Адвокат отметил, что в решении суда поставлен акцент именно на неисследовании Роспатентом фактических обстоятельств дела. «Более существенными здесь являются именно процедурные нарушения госоргана, повлекшие неверное установление обстоятельств и неправильное применение норм материального права при рассмотрении возражений против товарного знака», – пояснил эксперт.

Юрист INTELLECT Анастасия Герман сообщила, что включение в оспариваемый товарный знак аббревиатуры «ФГОС» в качестве неохраняемого элемента вызывает вопросы с точки зрения законности действий Роспатента на стадии проведения им экспертизы обозначения при регистрации.

По ее словам, наличие слов «государственный» и «федеральный» очевидно указывает на связь правообладателя товарного знака с государственными структурами и в отсутствие доказательств такой связи ставит вопрос о применении абсолютного основания для отказа в регистрации обозначения (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Юрист полагает, что в данном случае вводящая потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, аббревиатура не могла быть включена в товарный знак даже как неохраняемая.

Однако анализ обстоятельств дела, по мнению юриста, позволяет проследить и логику действий Роспатента на стадии экспертизы, и логику доводов «Вентаны-Граф». Она поясняет, что отсутствие ссылок на введение потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, объясняется совпадающей с заинтересованностью «Просвещения» заинтересованностью «Вентаны-Граф» в выпуске образовательных материалов, что санкционировано Министерством образования и науки РФ. «Это снимает вопрос о наличии связей правообладателя с деятельностью государства и, соответственно, о возможности “Вентаны-Граф” ссылаться на введение потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги», – отметила Анастасия Герман.

Юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры» Андрей Алексейчук обратил внимание на тот факт, что СИП не признал различительную способность товарных знаков, а вернул этот вопрос в Роспатент на повторное рассмотрение. «Как может использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, не приводить к утрате различительной способности этого товарного знака – совершенно непонятно», – отметил эксперт.

Он также указал, что сложно согласиться с «достаточно формальным» подходом суда, по мнению которого, использование сходного до степени смешения обозначения не приводит к утрате различительной способности, потому что это «не было написано в соответствующих правилах регистрации», утвержденных Роспатентом. «Вопрос наличия у обозначения различительной способности является вопросом факта и должен рассматриваться с учетом различных обстоятельств, причем круг таких обстоятельств не ограничен указанными Роспатентом», – утверждает юрист.

По мнению Андрея Алексейчука, в данном случае слово «государственный» не вводит потребителя в заблуждение, поскольку оно непосредственно не используется в зарегистрированном товарном знаке. И при этом элемент «ФГОС», который может вызывать у потребителя соответствующую ассоциацию, является неохраняемым.

Относительно необходимости учесть ассоциации «среднего потребителя» юрист отметил, что это обычный подход СИП. «Судя по практике, суд оценивает данный факт по своему внутреннему убеждению, принимая при этом от сторон различные доказательства (сведения о поисковых запросах, распечатки в сети Интернет и подобное)», – сообщил Андрей Алексейчук.

Юрист полагает, что в данном деле Суд по интеллектуальным правам применил «крайне формальный подход», не рассмотрев по существу мотивы, по которым Роспатент принял соответствующее решение и доводы заинтересованного лица. «Возможно, позиция Суда будет изменена в Президиуме, если стороны будут обжаловать соответствующее решение. Так когда-то произошло в деле по товарному знаку Top Gear, где по первой инстанции позиция Суда также отличалась крайне формальным подходом», – отметил эксперт.