Использование товарных знаков: передачу помещений в аренду нельзя приравнять к сбыту товаров через посредников

Использование товарных знаков: передачу помещений в аренду нельзя приравнять к сбыту товаров через посредников

11 января 2019

Александра Урошлева

Истица, зарегистрированная в качестве ИП, обратилась в СИП с иском к ООО о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ВОЯЖ" в отношении ряда товаров и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) "сбыт товаров через посредников". В обоснование исковых требований она указала, что подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ, а сходный до степени смешения товарный знак обществом-ответчиком не используется, поэтому его правовую охрану можно прекратить досрочно. Истица сослалась на то, что является продавцом, оказывающим услуги по продвижению потребителям товаров, то есть данные услуги являются однородными с теми, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Ответчик возражал против удовлетворения требований. Согласно позиции общества истица не является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку к основным видам ее деятельности в качестве ИП относится "торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", а доказательств сбыта товаров через посредников истица не представила. Кроме того, ответчик сослался на активное использование товарного знака "ВОЯЖ" в своей коммерческой деятельности. А именно, ООО размещает спорный товарный знак при оказании услуг по сдаче в аренду помещений, оказывает помощь в коммерческой деятельности арендаторам "Делового центра ВОЯЖ".

Напомним, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования непрерывно в течение трех лет. Для этого заинтересованное лицо должно обратиться к правообладателю с предложением подать в Роспатент заявление об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права. Такое предложение может быть адресовано правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты госрегистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не отреагирует на него или откажется от него, заинтересованное лицо в 30-дневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса).

Оценить перспективы рассмотрения вашего дела поможет аналитическая система "Сутяжник". В результате анализа текста искового заявления или претензии робот-помощник подберет наиболее релевантную судебную практику. Воспользоваться

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". Между тем СИП указал, что для признания лица заинтересованным на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ необходимо оценивать обстоятельства дела на предмет наличия коммерческого интереса такого лица в последующем использовании в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765). СИП в рассматриваемом деле пришел к выводу об однородности перечня услуг, в отношении которых истица подала заявку на регистрацию товарного знака (розничная и оптовая продажа товаров, их продвижение, снабженческие услуги для третьих лиц, организация выставок в коммерческих или рекламных целях и др.), и услуг "сбыт товара через посредников", для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Суд обосновал такой вывод общим назначением услуг (реализация товаров потребителю) и сходными сферами их осуществления.

Ключевым аргументом СИП стал тот факт, что ответчик оказывал услуги по сдаче помещений в аренду, а это не относится к деятельности, связанной со сбытом товаров через посредников, в отношении которой был зарегистрирован спорный товарный знак. Предоставление ООО торговых помещений в аренду и обеспечение функционирования предприятий – арендаторов, а также использование на здании торгового объекта вывески "Деловой центр ВОЯЖ" не могут свидетельствовать, согласно позиции суда, об оказании ответчиком услуг по сбыту товаров через посредников. Посреднические услуги, как подчеркнул суд, заключаются во взаимодействии исполнителя в интересах заказчика с третьими лицами. Посредник при этом осуществляет за счет заказчика и от его либо от своего имени юридические и (или) фактические действия.

Кроме того, услуги по сбыту товаров через посредников предполагают продажу товаров перепродавцом, а не их производителем. Между тем ответчик, как следует из материалов дела, самостоятельно изготавливает и поставляет свою продукцию (стеллажи, стаканы) непосредственно для третьих лиц.

СИП также отметил, что признание использования на торговом объекте вывески "Деловой центр ВОЯЖ" оказанием услуг по сбыту товаров через посредников могло бы привести к правовой неопределенности. Поскольку спорный товарный знак потребители могли бы ассоциировать и с иными услугами (например, общественного питания, показа фильмов и т. п.) и товарами, предоставляемыми и реализуемыми в помещениях делового центра, сдающимися ответчиком в аренду. А подобная ситуация неправомерна (Определение ВС РФ от 5 июля 2018 г. № 300-ЭС18-3308).

В итоге СИП удовлетворил требования истицы и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака "ВОЯЖ" в отношении услуг по сбыту товаров через посредников (решение СИП от 25 декабря 2018 г. по делу № СИП-719/2018). 

Отметим, что согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его длительным неиспользованием следует рассматривать как антимонопольный инструмент. Ведь правообладатель в таком случае лишается легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им обозначения (Определение КС РФ от 2 октября 2003 г. № 393-О).