ВС напомнил о необходимости определения объема правовой охраны полезной модели при изменении ее формулы

Суд подчеркнул, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не нарушает исключительное право

В комментарии «АГ» одна из экспертов назвала позицию ВС в данном определении акцентным напоминанием судам о необходимости четко определять предмет доказывания и исчерпывающим образом исследовать входящие в него обстоятельства. Второй указал, что суды по какой-то причине проигнорировали тот факт, что формула полезной модели серьезно изменилась после проведения внесудебной экспертизы, поэтому представленное истцом заключение стало нерелевантным.

Верховный Суд опубликовал Определение № 309-ЭС19-26352, в котором напомнил нижестоящим инстанциям о том, как рассматривать спор об использовании полезной модели.

Спор из-за исключительных прав

ООО «ПермЭнергоМаш» являлось обладателем исключительных прав на полезную модель «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» по патенту № 119754 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г. и на полезную модель «противотаранный дорожный блокиратор типа “Искусственная дорожная неровность”» по патенту № 119869 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г.

30 октября 2017 г. Роспатент принял решения о признании частично недействительными патентов на полезные модели и выдаче новых патентов с уточненной формулой. Так, патент № 183820, выданный взамен патента № 119869, был зарегистрирован 4 октября 2018 г., тогда как новый патент на полезную модель взамен патента № 119754 выдан не был.

В дальнейшем, посчитав, что ООО «Промрубеж» нарушило исключительные права на полезные модели (противотаранные дорожные блокираторы) по указанным патентам при предложениях к продаже, продаже и введении иным образом в гражданский оборот изготавливаемых им товаров, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям, «ПермЭнергоМаш» обратился в Арбитражный суд Пермского края.

Общество попросило признать контрафактной продукцию ответчика, в которой использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям согласно выданным ему патентам. Истец также попросил обязать «Промрубеж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей соответствующие устройства и блокираторы, а также взыскать в его пользу почти 5 млн руб. компенсации. В качестве обоснования иска общество сослалось на нотариальные протоколы осмотра доказательств и заключения внесудебных экспертиз.

Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 1225, 1229, 1231, 1252, 1351, 1358, 1398, 1406.1 ГК РФ и исходил из доказанности использования в выпускаемых и предлагаемых к продаже обществом «Промрубеж» изделиях технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820. Сославшись на подтверждение внесудебным экспертным заключением от 3 августа 2017 г. факта использования в товарах ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 119869, суд указал на то, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869.

Суд апелляционной инстанции, также учитывая внесудебное экспертное заключение и описания полезных моделей к патентам, признал, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, взамен которого был выдан новый патент, и сделал вывод об использовании ответчиком в выпускаемых и предлагаемых им к продаже товарах полезной модели по патенту № 183820.

Суд по интеллектуальным правам, отклонив доводы «Промрубежа» о недопустимости и неотносимости внесудебного заключения, посчитал, что для проведения исследования независимых пунктов формул полезных моделей по патентам № 119869 (старого) и № 183820 (нового) не требуется привлечения специалиста, поскольку из сравниваемых формул очевидно следует, что патент на полезную модель № 119869 имеет ту же формулу, что и патент № 183820 с дополнительным признаком.

Констатировав, что в изделиях «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство», выпускаемых и реализуемых ответчиком, используется существенный признак формулы полезной модели по патенту № 183820, суд кассационной инстанции признал подтвержденным материалами дела факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Не согласившись с этим «Промрубеж» обратился в Верховный Суд с просьбой отменить судебные акты в части удовлетворения иска и направить дело в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд указал на ошибки нижестоящих инстанций

Рассмотрев материалы дела № А50-32881/2018, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что вывод суда первой инстанции, с которым согласилась апелляция, о доказанности использования в продуктах ответчика технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820, и вывод суда кассационной инстанции о подтверждении материалами дела факта использования существенного признака формулы полезной модели по этому патенту в изделиях ответчика основаны на неправильном толковании приведенных норм материального права.

Кроме того, заметил ВС, указывая на наличие в формуле полезной модели по патенту № 183820 еще одного дополнительного признака, в то же время суды заключили, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869. «Однако данные выводы судов противоречат последовательности действий Роспатента, признавшего Решением от 30 октября 2017 г. патент № 119869 частично недействительным ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности “новизна” и выдавшего новый патент № 183820 с уточненной формулой», – посчитала высшая инстанция.

Верховный Суд отметил, что в силу абз. 3 п. 3 ст. 1358 ГК при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 Кодекса, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Суд сослался на п. 9.8 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на полезную модель (действовавшего на дату приоритета патентов) и указал, что формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует ее совокупностью признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

«Действительно, как следует из внесудебного заключения от 3 августа 2017 г., экспертом исследовано использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте № 119869 формулы, в изделии ответчика по нотариальному протоколу осмотра фотографий и описания изделия и установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 119869 использованы в изделии ответчика», – подчеркнул Верховный Суд.

Между тем, отметил он, из судебных актов и материалов дела усматривается, что патент № 183820, выданный взамен патента № 119869, содержит новый признак: блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания.

Высшая инстанция указала, что в силу п. 3 ст. 1358 ГК для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении).

ВС сослался на п. 123 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и отметил, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

«Однако суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах общества “Промрубеж” каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, что являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества “ПермЭнергоМаш”», – указал Верховный Суд.

ВС заметил также, что, учитывая изложенные обстоятельства, выводы судов о зависимости полезной модели по патенту № 178797 от полезной модели по патенту № 183820 являются преждевременными. Таким образом, решения трех инстанций были отменены, а дело – направлено на новое рассмотрение в АС Пермского края.

Эксперты оценили выводы ВС

В комментарии «АГ» адвокат АБ «КРП» Екатерина Туманова назвала позицию ВС в данном определении акцентным напоминанием судам о необходимости четко определять предмет доказывания и исчерпывающим образом исследовать входящие в него обстоятельства.

«Указывая на нарушение материального права, высшая инстанция выбирала из оснований к отмене, указанных в ст. 291.11 АПК РФ. Но тут нет в чистом виде ошибки в норме: суды верно определили, что спор разрешается через призму п. 3 ст. 1358 ГК РФ (о сравнении признаков полезной модели со спорным продуктом). Однако суды неверно спроецировали условия статьи на фактические обстоятельства и не собрали нужных доказательств. Так как описание защищаемой полезной модели было изменено при замене патента в связи с отсутствием “новизны”, логично, что соответствующая формула требовала переработки и дополнительных признаков. А значит, необходимо было получить доказательства при сравнении именно актуализированного описания запатентованного решения с продукцией ответчика. Но в этой части суды полагалась скорее на некое допущение. В результате, как справедливо отметил ВС РФ, не был установлен объем правовой охраны полезной модели», – указала адвокат.

Екатерина Туманова заметила, что данный кейс говорит не столько о распространенности аналогичных дел, сколько о важности для сторон всех патентных споров учитывать именно актуальное содержание защищаемых решений.

Руководитель практики IP/IT Maxima Legal Максим Али отметил, что патентные споры являются не столь распространенными как споры о защите авторских прав или товарных знаков во многом из-за того, что эффективное ведение таких споров требует достаточно серьезной доказательственной базы, включая проведение экспертиз, а это влияет на трудозатраты и стоимость таких разбирательств. «Кроме того, использование запатентованных решений до 2015 г. не приводило к взысканию штрафной компенсации, а позволяло лишь взыскивать убытки. Этим можно объяснить рост патентных споров в последнее время – когда истцам стало проще сформулировать и обосновать свои денежные требования», – пояснил эксперт.

По его мнению, на первый взгляд, ошибка, которую заметил ВС, действительно была. «Объем правовой охраны полезной модели определяется формулой. Чтобы нарушение было признано судом, каждый признак формулы патента должен использоваться ответчиком. Нет использования хотя бы одного признака – в иске нужно отказать», – отметил эксперт. Он указал, что суды по какой-то причине проигнорировали тот факт, что формула полезной модели (и состав ее признаков) серьезно изменилась после проведения внесудебной экспертизы, поэтому представленное истцом заключение стало нерелевантным (а судебная экспертиза, как минимум не проводилась). «В такой ситуации отправление дела на повторное рассмотрение выглядит вполне обоснованным решением», – заключил Максим Али.