Вправе ли один из бывших бизнес-партнеров использовать зарегистрированный в период сотрудничества товарный знак, если он оформлен на другого партнера?

Вправе ли один из бывших бизнес-партнеров использовать зарегистрированный в период сотрудничества товарный знак, если он оформлен на другого партнера?

9 октября 2019

Александра Урошлева

Действующее гражданское законодательство не позволяет использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя. Их использование, если оно осуществляется без такого согласия, является по общему правилу незаконным (п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса). Но данное правило не распространяется на ситуации, когда правообладатель злоупотребляет своими правами.

Так, один ИП обратился в арбитражный суд с иском к другому предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Правообладателем спорного объекта интеллектуальной собственности является истец. Однако предприниматели разработали товарный знак во время осуществления совместной предпринимательской деятельности, и госпошлину за продление срока действия исключительного права на него в период сотрудничества оплачивал ответчик.

После прекращения совместной деятельности ответчик продолжил использование спорного товарного знака при производстве, рекламировании, демонстрации и реализации товаров, что и послужило основанием обращения его бывшего партнера в суд. Истец посчитал такое использование ответчиком товарного знака незаконным, поскольку между ними не заключался ни договор об отчуждении исключительного права, ни лицензионный договор.

Однако суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении требований. Апелляционный суд оставил данное решение в силе (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2019 г. № 15АП-5212/19). Суды обратили внимание на то, что:

• спорный товарный знак регистрировался в интересах партнеров в период их совместной деятельности;
• ответчиком предпринимались меры для обеспечения реального функционирования товарного знака в гражданском обороте, в частности он оплатил госпошлину за продление срока действия исключительного права на товарный знак;
• истец не подтвердил использование им самим спорного средства индивидуализации;
• истец безуспешно пытался инициировать возбуждение в отношении ответчика уголовного дела по аналогичному поводу – незаконное использование товарного знака.

Суды сочли, что действительной целью подачи иска являлось причинение вреда ответчику, а не защита нарушенного исключительного права. Усмотрев в действиях истца признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), суды отказали ему в защите исключительного права.

Не согласившись с выводами арбитражных судов, истец обратился с кассационной жалобой в СИП. Он отметил, что суды пришли к неверному выводу о правомерности использования спорного товарного знака ответчиком, а также незаконно отказали в защите товарного знака со ссылкой на его неиспользование истцом, поскольку факт неиспользования является обстоятельством, имеющим значение при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, что не является предметом данного спора.

Аналитическая система "Сутяжник" поможет узнать, какие обстоятельства являются решающими для судов в конкретном виде споров. Вы сможете понять, как нужно скорректировать исковое заявление или претензию, чтобы увеличить вероятность принятия решения в вашу пользу. Попробовать сейчас

СИП в свою очередь напомнил, ссылаясь на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, что при оценке действий сторон как добросовестных или недобросовестных, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, при котором учитываются права и законные интересы другой стороны и ей оказывается содействие, в том числе в получении необходимой информации (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). По смыслу п. 1-2 ст. 10 ГК РФ, как отметил СИП со ссылкой на позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  о необходимости учета цели действий при их квалификации, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, а единственной его целью являлось причинение вреда другому лицу (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

СИП подчеркнул, что установление злоупотребления правом является вопросом факта и должно осуществляться исходя из обстоятельств конкретного дела и представленных доказательств. Он согласился с выводами нижестоящих судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, указав, что применение п. 1 ст. 10 ГК РФ не является вопреки мнению истца ограничением реализации субъективных прав, а служит средством защиты интересов добросовестного лица от недобросовестного поведения иных лиц. В итоге СИП оставил кассационную жалобу заявителя без удовлетворения, а решения нижестоящих арбитражных судов – без изменений (постановление СИП от 3 июля 2019 г. № С01-561/2019 по делу № А32-39138/2018).