КС: Компенсация за нарушение исключительного права может взыскиваться только при наличии убытков

Суд также подчеркнул, что сформулированные им в Постановлении № 28-П/2016 позиции должны учитываться не только при применении норм ГК, которые были предметом рассмотрения в тот раз, но и в аналогичных ситуациях

Один из экспертов считает, что новое постановление КС может «оживить» рассмотрение законопроекта, направленного на реализацию Постановления № 28-П/2016. По мнению другого, КС фактически приравнял убытки и компенсацию, что не способствует формированию уважительного отношения к чужой интеллектуальной собственности.

24 июля КС признал неконституционным подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК как не позволяющий суду снизить размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (Постановление № 40-П).

В КС обратился апелляционный арбитражный суд

Индивидуальный предприниматель Инна Симакина на рынке в г. Шахты продала несколько измерительных рулеток и малярных кистей с изображениями, схожими до степени смешения с товарным знаком № 289226 «Stayer», принадлежащим ЗАО «Корпорация “Мастернэт”». На части реализованных рулеток имелись изображения, схожие с товарным знаком № 403435 «Зубр», правообладателем которого является ЗАО «Зубр ОВК».

Поскольку предприниматель не имела прав на использование этих товарных знаков, компании обратились в суд с иском о взыскании компенсации в размере 200 тыс. руб. в пользу каждой из них. В обоснование размера компенсации истцы сослались на то, что по условиям заключенных с третьим лицом лицензионных договоров «Зубр ОВК» ежеквартально получало 100 тыс. руб. вознаграждения за предоставление права на использование товарного знака «Зубр», а «Корпорация “Мастернэт”» – 300 тыс. руб. за три товарных знака, включая «Stayer».

В декабре 2019 г. АС Ростовской области удовлетворил иск частично: предпринимателя обязали уплатить каждой организации по 50 тыс. руб. (дело № А53-13931/2019). Суд счел, что изначально заявленные суммы компенсации чрезмерны, противоречат принципам разумности и справедливости, имеют карательный характер. Он принял во внимание тот факт, что подобное правонарушение совершено ответчиком впервые, не является грубым и не составляет существенную часть ее предпринимательской деятельности. В решении также отмечены незначительная цена товара и отсутствие доказательств возникновения у истцов убытков.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, изучив жалобы обществ, засомневался в конституционности подлежащего применению в этом деле подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК и направил запрос в КС РФ. Согласно указанной норме правообладатель вправе потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования такого знака, определяемой на основании той цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В своем запросе (имеется у «АГ») апелляция пояснила, что оспариваемая норма в контексте сложившейся правоприменительной практики препятствует суду снизить сумму компенсации, если одним действием нарушено исключительное право только на один товарный знак. По мнению заявителя, суд лишен возможности учесть все значимые обстоятельства дела, включая тяжелую жизненную ситуацию ответчика. Отметим, что в первой инстанции Инна Симакина говорила о том, что находится в тяжелом материальном положении: одна воспитывает двух детей и получает маленькую пенсию инвалида второй группы.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд также обратил внимание КС на то, что сложившееся толкование оспариваемой нормы необоснованно ограничивает сферу действия Постановления Конституционного Суда от 13 декабря 2016 г. № 28-П. Напомним, что этим актом КС признал не соответствующими Конституции подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК, на основании которых при нарушении исключительного права на объекты авторских и смежных прав, а также на товарные знаки может быть взыскана компенсация в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда с учетом характера нарушения.

Тогда Суд указал, что эти нормы не позволяют назначить компенсацию ниже минимального предела, если индивидуальный предприниматель одним действием нарушил права на несколько объектов, в результате чего компенсация даже с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков правообладателя. Притом что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

КС согласился с неконституционностью оспоренной нормы

Изложив выводы из Постановления № 28-П/2016, Конституционный Суд напомнил, что они получили развитие в Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П. В нем КС указал, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния. С точки зрения Суда – необходимостью обеспечить соразмерность ответственности правонарушению, а также соблюсти баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Проанализировав п. 3 ст. 1252 ГК РФ о защите исключительных прав, Суд пришел к выводу, что «компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых». В то же время КС признал не только восстановительный, но и штрафной характер компенсации. Это, по его мнению, обусловлено спецификой интеллектуальной собственности и особенностями ее воспроизведения. «Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав», – признал КС.

Он также отметил, что ранее ГК не позволял снизить компенсацию ниже минимальных пределов. «Это объяснялось тем, что она выступает мерой, альтернативной возмещению убытков, размер которых в случае нарушения исключительных прав, как правило, с трудом поддается исчислению. Тем самым, исходя из правил ее расчета, не исключалось присуждение чрезмерных сумм в случае одновременного нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации», – говорится в постановлении.

Однако в 2014 г. абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК был изложен в новой редакции, позволяющей уменьшить компенсацию, если одним действием нарушены права на несколько объектов одного правообладателя. В этом случае взысканная сумма не может быть меньше половины минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. «На практике такое регулирование зачастую воспринимается как закрепляющее единственное основание для снижения компенсации ниже установленного законом предела, в связи с чем не находит однозначного решения и вопрос о применимости правовых позиций КС РФ о ее соразмерности характеру нарушения к тем случаям, когда имеет место нарушение одним действием исключительного права лишь на один товарный знак, а исчисляется компенсация в двукратном размере стоимости права использования товарного знака», – заметил Конституционный Суд.

Сформировавшаяся судебная практика, добавил он, исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основе подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, является единственным – одновременно и минимальным, и максимальным – размером компенсации, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе. При этом, заметил КС, в деле, которое предстоит разрешить Пятнадцатому арбитражному апелляционному суду, отсутствует один из указанных в Постановлении № 28-П/2016 критериев для снижения размера компенсации ниже установленных законом пределов – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов.

Если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, возможность снижения ниже этого размера отсутствует, отмечается в Постановлении. Иными словами, пояснил КС, дискреция суда в случае выбора истцом этих способов расчета ограничена по сравнению с делами, в которых правообладатель использовал подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК.

Конституционный Суд пришел к выводу, что гарантии уменьшения чрезмерной компенсации, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, существенно разнятся: уменьшение компенсации относительно закрепленного в законе минимального размера невозможно, если нарушено право на один объект. Сложившаяся ситуация не отвечает принципу юридического равенства, констатировал КС.

При этом, добавил он, законодатель все еще не внес в ГК изменения, о которых сказано в Постановлении № 28-П/2016. «Сформулированные в названном постановлении правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки КС РФ, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях», – подчеркнул Суд.

КС также напомнил, что при оценке стоимости права, которая взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, следует учитывать и правила об исчерпании исключительного права на товарный знак: розничному продавцу не требуется заключать лицензионный договор с правообладателем в случае продажи товара, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем или с его согласия.

В постановлении отмечается, что на практике истцы-правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, в частности к ее исчислению в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Это, по мнению Суда, превращает правообладателей в «экономически более сильное лицо» в споре. «В письме, полученном при подготовке к рассмотрению настоящего дела от полномочного представителя Президента РФ в Конституционном Суде РФ, обращено внимание на то, что означенная конструкция, по сути, перестала быть альтернативной», – указал КС. Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь в этом случае «явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов», сказано в Постановлении.

На этом основании КС решил, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК не соответствует Конституции, поскольку не позволяет суду при нарушении индивидуальным предпринимателем исключительного права на один товарный знак снизить общий размер компенсации, если она многократно превышает величину поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков правообладателя. В этом Постановлении Суд снова упомянул о необходимости учета фактических обстоятельств конкретного дела. Речь, в частности, идет о том, что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование чужой интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности такого лица.

Законодателю предстоит привести ГК в соответствие с правовой позицией КС. При этом Суд отметил, что спорная конструкция подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК допустима, если будет дополнена возможностью суда применять обозначенные в Постановлении критерии сопоставимости обстоятельств нарушения с условиями правомерного использования.

До внесения изменений в гражданское законодательство суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, а при наличии соответствующего заявления от него могут снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК величины, подчеркнул КС. При этом размер такой компенсации может быть снижен не более чем вдвое, то есть «не может составлять менее стоимости права использования товарного знака».

Мнение экспертов

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Николай Богданов отметил, что в июле 2017 г. в целях реализации Постановления КС № 28-П/2016 правительство внесло в Госдуму законопроект № 198171-7, направленный на изменение ст. 1252 ГК.

«Законопроект устанавливает, что если права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, то общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже установленных пределов. В октябре 2017 г. документ был принят в первом чтении, но с тех пор его дальнейшее рассмотрение откладывается. Возможно, с учетом нового Постановления Конституционного Суда в законопроект при подготовке ко второму чтению будут внесены поправки и его рассмотрение продолжится», – указал Николай Богданов.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев полагает, что КС продолжает нивелировать исключительность интеллектуальных прав: «Признание неконституционными положений ГК РФ, устанавливающих возможность при доказанном нарушении взыскать двукратную стоимость права использования объекта исключительных прав, продолжает обесценивание интеллектуальной собственности в России. Сформулированная в Постановлении № 40-П позиция Конституционного Суда фактически уравнивает институты убытков и компенсации, что не способствует формированию уважительного отношения к чужим результатам интеллектуальной деятельности», – подчеркнул эксперт.

Даже при существовавших до публикации данного постановления реалиях суды необоснованно и без соответствующей мотивировки снижали суммы компенсации, определенные истцами на основании двукратной стоимости права использования соответствующего объекта, заметил Василий Зуев. «Ответчик-нарушитель не лишен возможности оспаривать цену правомерного использования объекта исключительных прав (в том числе при помощи экспертизы) или сопоставимость обстоятельств внедоговорного и договорного использования по сроку, по количеству введенных в гражданский оборот товаров и другим критериям. Это в каждом конкретном случае позволяет суду прийти к выводу о необходимости снижения суммы компенсации. Однако на практике нарушители зачастую просят суд снизить сумму взыскиваемой компенсации, исходя из принципов разумности и справедливости, не задумываясь при этом о справедливости в момент нарушения исключительных прав», – отметил юрист. С учетом этого сложно согласиться с мнением Конституционного Суда о смещении баланса интересов в пользу правообладателей, добавил он.

«На мой взгляд, установление возможности снизить двукратную стоимость права использования объекта исключительных прав до одинарной стоимости способствует развитию института бездоговорного использования объектов интеллектуальной собственности, развитию рынка контрафактной продукции в России и снижению ценности интеллектуальной собственности как таковой», – заключил Василий Зуев.