Как устанавливается заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака?

Верховный Суд пояснил, что помимо реального намерения истца использовать обозначение судам надлежит оценивать действительную возможность истца правомерно использовать обозначение в своей коммерческой деятельности

В комментарии «АГ» представитель заявителя жалобы в ВС отметил: нижестоящие суды не учли, что в данном случае истец и иные лица в отсутствие согласия правообладателя не смогут использовать спорное обозначение, учитывая, что товарный знак воспроизводит визуальный образ анимационного персонажа, в отношении которого отдельно действует и охраняется исключительное право. Одна из экспертов «АГ» подчеркнула, что в рассматриваемом определении ВС не исследовал вопрос о том, правильно ли СИП оценил доказательства использования товарного знака правообладателем. Другая считает, что Суд фактически в очередной раз подтвердил возможность защиты некоторых объектов сразу двумя разными режимами/институтами интеллектуальной собственности. По мнению третьей, ВС справедливо отметил, что при пересечении правовых режимов нельзя рассматривать прекращение охраны одного из них в отрыве от других.

Верховный Суд опубликовал Определение № 300-ЭС25-2343 от 6 октября по делу № СИП-1077/2023, в котором подчеркнул, что неиспользование товарного знака само по себе не влечет абстрактное право любого лица на предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны знака.

СИП досрочно прекратил правовую охрану товарного знака

АО «Аэроплан» является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 502206, зарегистрированного в 2011 г. в отношении широкого перечня товаров и услуг. Указывая на наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, ООО «Ника мебель» в 2023 г. направило обществу «Аэроплан» в порядке п. 1 ст. 1486 ГК РФ предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак либо обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак.

Отсутствие ответа на данное предложение послужило основанием для обращения общества «Ника Мебель» в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В обоснование своей заинтересованности истец сослался на факт предъявления к нему ответчиком требования о взыскании компенсации за незаконное использование данного товарного знака в деле № А46-21740/2022. По мнению истца, наличие указанного спора подтверждает возможность использования спорного обозначения для производства товаров, для индивидуализации которых оно зарегистрировано, и может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для цели последующего беспрепятственного использования данного средства индивидуализации и защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

СИП, установив соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора и неиспользование ответчиком товарного знака в отношении части товаров непрерывно в течение трех лет, предшествующих дню направления правообладателю предложения истца, частично удовлетворил иск. Он досрочно прекратил правовую охрану товарного знака № 502206 в отношении товаров 20 класса МКТУ. Довод ответчика об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака суд отклонил, указав, что заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Президиум СИП оставил данное решение без изменения. Проверив доводы ответчика о несогласии с признанием судом первой инстанции истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров, президиум СИП отметил, что перечень доказательств, которыми может быть подтверждена заинтересованность в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не является исчерпывающим. Лицо вправе предъявлять любые документы в подтверждение своего интереса.

Как указал президиум СИП, наличие между истцом и ответчиком другого спора – спора о защите исключительного права на спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может быть одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

ВС указал на ошибки нижестоящих судов

В жалобе, поданной в Верховный Суд, общество «Аэроплан», ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального права, просило отменить принятые по делу судебные акты, отказать в удовлетворении исковых требований. Изучив жалобу, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что согласно п. 1 ст. 1486 ГК правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. При этом такой иск может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Суд указал, что по смыслу разъяснений, изложенных в Постановлении Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. № 14503/10 и в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применительно к п. 1 ст. 1486 ГК заинтересованность лица в прекращении правовой охраны устанавливается судом путем оценки доказательств, подтверждающих реальность намерения истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны. Такое намерение доказывается истцом путем представления доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, или проведение подготовительных мероприятий для осуществления соответствующей деятельности.

При этом, как пояснила Судебная коллегия, такое намерение должно быть реальным. То есть помимо установления обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака, судам надлежит оценить, действительно ли истец планирует в будущем использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности, зарегистрировав его в качестве товарного знака, или без регистрации, не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц.

ВС подчеркнул, что, как установили суды, до обращения с настоящим иском общество «Ника мебель» неправомерно использовало принадлежащий обществу «Аэроплан» товарный знак для индивидуализации товаров, относимых к 20 классу МКТУ, что подтверждается судебными актами по делу № А46-21740/2022. Как указал Суд, к обстоятельствам, подтверждающим осуществление деятельности, однородной товарам или услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, может относиться в том числе установленное судом неправомерное использование лицом, требующим досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, сходного со спорным товарным знаком обозначения для индивидуализации однородных товаров, либо наличие спора между указанным лицом и правообладателем о защите исключительного права на товарный знак. При этом в определении отмечено, что наличие спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак, само по себе не является обстоятельством, однозначно подтверждающим заинтересованность лица для целей досрочного прекращения правовой охраны.

В данном случае, как следует из материалов дела, в качестве товарного знака № 502206 зарегистрировано изображение, которое воспроизводит художественный образ персонажа «Симка», созданный при изготовлении анимационного фильма, заметил Суд. Исключительное право на данный персонаж также принадлежит ответчику. Персонаж произведения, являющийся самостоятельным результатом творческого труда автора, охраняется как объект авторского права (п. 7 ст. 1259, ст. 1301 ГК). Автору персонажа принадлежит исключительное право на него, включая право на воспроизведение персонажа. ВС принял во внимание доводы общества «Аэроплан», которое в отзыве на иск отмечало, что в случае прекращения правовой охраны обозначения в качестве товарного знака, представляющего собой изображение персонажа, его последующее использование истцом или любым третьим лицом будет нарушать исключительное право на персонаж как на объект авторского права. Судебным актом по делу № А46-21740/2022 в пользу общества «Аэроплан» с общества «Ника мебель» взыскана также компенсация за нарушение исключительного права на образ персонажа «Симка».

Как подчеркнул ВС, президиум СИП, указав, что в рамках дел о защите исключительных прав на данные объекты возможна констатация факта нарушения одним действием исключительного права сразу на оба объекта (образ персонажа как объект авторского права и товарный знак), тем не менее признал приведенный аргумент общества «Аэроплан» несостоятельным, ограничив предмет исследования фактическими обстоятельствами, касающимися использования обозначения как товарного знака.

Вместе с тем в определении отмечено: устанавливая заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, судам надлежало также установить реальность намерения истца использовать обозначение после прекращения его правовой охраны, оценив действительную возможность истца правомерно использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности. Экономколлегия посчитала, что обществом «Ника мебель» не представлены доказательства, подтверждающие намерение после прекращения правовой охраны спорного обозначения зарегистрировать его в качестве товарного знака. В частности, из материалов дела не усматривается, что истцом предпринимались действия по подаче заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения, которые могли быть расценены как подготовительные действия.

В свою очередь из материалов дела следует, что общество «Аэроплан» ссылалось на фактические обстоятельства, указывающие на известность произведения и персонажа, визуальный образ которого зарегистрирован в качестве товарного знака. Использование истцом спорного обозначения без регистрации в качестве товарного знака в случае, когда персонаж является объектом авторского права, приводит к нарушению исключительного права на произведение, как это усматривается из судебных актов по делу № А46-21740/2022. Указанные обстоятельства, по мнению ВС, создают разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика. «В связи с этим суд, устанавливая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, помимо обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность использования спорного обозначения, должен был оценить реальность намерения, а именно возложить на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны, что судом сделано не было», – указано в определении.

Таким образом, Верховный Суд подчеркнул, что неиспользование знака само по себе не влечет абстрактное право любого лица на предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны знака. ВС отменил принятые по делу судебные акты в части удовлетворения иска, а дело в отмененной части направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Комментарий представителя

Представитель общества «Аэроплан», член АП Санкт-Петербурга Евгений Ширстов в комментарии «АГ» отметил, что в данном деле формируется важная для организаций креативных индустрий практика по вопросу соотношения исключительных прав на персонажа аудиовизуального произведения в качестве объекта авторского права и на него же, но будучи зарегистрированным в качестве товарного знака.

Как пояснил адвокат, нижестоящие суды исходили из того, что правообладатель может быть лишен исключительного права на товарный знак в рамках механизма ст. 1486 ГК в целях лишения правообладателя возможности в будущем защищать свои права и предъявлять требования о компенсации за незаконное использование этого знака. При этом они не учли, что конкретно в этом случае ни сам истец, ни иные лица в отсутствие согласия правообладателя все равно не смогут использовать спорное обозначение ни в качестве зарегистрированного товарного знака, ни без такой регистрации, учитывая, что товарный знак воспроизводит визуальный образ анимационного персонажа, в отношении которого отдельно действует и охраняется исключительное право как на самостоятельный результат творческого труда в силу п. 7 ст. 1259 ГК. «На мой взгляд, такое применение ст. 1486 ГК не согласуется с изначальными целями этого правового механизма. Кроме того, фактически допускается ситуация, при которой при изготовлении и обороте контрафактной продукции, нарушающей одновременно права на объект авторского права и на товарный знак, нарушители смогут избежать ответственности за нарушение прав на товарный знак, т.е. будут нести пониженную ответственность», – полагает Евгений Ширстов.

Он подчеркнул, что в данном случае вопрос особенно актуален с учетом того, что образ анимационного персонажа и соответствующая продукция с этим товарным знаком широко известны и в первую очередь предназначены для детей. По мнению адвоката, очевидно, что для защиты иных лиц от требований правообладателей по нарушениям прав на товарные знаки не требуется лишать правообладателей исключительных прав на товарные знаки по процедуре ст. 1486 ГК – для этого таким лицам будет достаточно соблюдать действующее законодательство и не изготавливать продукцию с использованием не принадлежащих им товарных знаков.

«Помимо указанных доводов в жалобе в ВС также был поднят интересный и крайне важный для практики применения ст. 1486 ГК вопрос о том, можно ли считать для целей доказывания правообладателем фактов использования им товарного знака факты использования и лицензирования этого же обозначения, но в качестве объекта авторского права. Ведь поскольку обозначение одно и то же и в случае бездоговорного (незаконного) использования признается нарушение прав сразу на оба объекта, то для целей ст. 1486 ГК, наверное, допустимым было бы исходить из того, что при использовании какого-либо обозначения в качестве объекта авторского права одновременно используется и соответствующий ему товарный знак. С учетом указанных выше вопросов надеюсь, что при новом рассмотрении дела судом первой инстанции будут даны ответы на имеющиеся вопросы с учетом разъяснений Экономколлегии», – рассказал Евгений Ширстов.

Эксперты прокомментировали выводы ВС

Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина отметила, что ВС не исследовал вопрос о том, правильно ли СИП оценил доказательства использования товарного знака правообладателем, а затронул только вопрос о том, что является законным интересом лица, инициирующего спор о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

Ирина Озолина обратила внимание, что критерий заинтересованности не определен в законодательстве, но достаточно подробно сформулирован в судебной практике: интерес должен быть реальным, т.е. истец действительно должен иметь техническую возможность наладить производство таких же или однородных товаров с использованием товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. «Реальность намерения истца обычно исследуется судами достаточно подробно. При этом обычно суд не исследует вопрос, а охраняется ли законом этот интерес истца: имеется ли у истца юридическая возможность использовать товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения. В этом деле ВС сформулировал позицию о том, что интерес должен быть законным, т.е. у истца должна быть возможность использовать знак (сходное обозначение) не только техническая, но и юридическая: таким использованием истец не должен нарушать иных прав правообладателя (в данном случае – авторских прав на персонажа)», – пояснила эксперт.

По мнению Ирины Озолиной, с одной стороны, такая позиция может быть развитием концепции заинтересованного лица в смысле ст. 1486 ГК, а с другой – привести к серьезным ограничениям для истцов в спорах о прекращении правовой охраны товарных знаков. Например, непонятно, будет ли законным интерес истца в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, если он планирует использовать тождественное обозначение, – не приведет ли это к созданию смешения на рынке и введению потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и должен ли СИП при рассмотрении такого рода споров на стадии определения заинтересованности исследовать этот вопрос.

Руководящий юрист практики IP и IT BIRCH LEGAL Анна Лапшина отметила, что ВС фактически в очередной раз подтвердил возможность защиты некоторых объектов сразу двумя разными режимами/институтами интеллектуальной собственности – в данном случае образ персонажа мультсериала защищается как объект авторского права и одновременно зарегистрирован в качестве товарного знака.

Как полагает эксперт, интерес в рамках настоящего дела вызывают выводы суда по вопросу заинтересованности истца. «Хотя стандарты доказывания заинтересованности по данной категории дел в последнее десятилетие значительно возросли, на практике все еще бывают случаи, когда истцу удается представить в суд формально надлежащие доказательства заинтересованности, но при этом реального намерения использовать спорное обозначение у истца нет или же использование спорного обозначения истцом будет невозможно даже после досрочного прекращения соответствующего товарного знака ответчика. В таких случаях следует проявлять особенно взвешенный подход к оценке всех обстоятельств, чтобы не допустить необоснованного прекращения товарного знака по иску недобросовестных лиц», – подчеркнула она.

По мнению эксперта, данное дело является ярким примером такого рода ситуации: ВС абсолютно справедливо и логично отметил, что сохранение за ответчиком прав на персонаж как объект авторского права создает разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в качестве которого зарегистрирован данный персонаж, позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика. «Необходимость в подобном подходе к всесторонней оценке заинтересованности истца по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков назревала давно. На мой взгляд, озвученная ВС позиция потенциально позволит сократить вынесение положительных решение по искам лиц, которые фактически заявляют требования о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака оппонента не с целью защиты или восстановления своих прав и законных интересов, а исключительно с целью создания искусственного правового давления на ответчика», – считает Анна Лапшина.

Юрист Magic Legal Ольга Понедельник подчеркнула, что проблема, затронутая ВС в данном определении, крайне актуальна. Она касается кумулятивной охраны – ситуации, когда объект интеллектуальной собственности охраняется сразу в нескольких правовых режимах. Эксперт отметила, что в современных условиях, особенно в сфере креативных индустрий, такой подход становится все более востребованным. Он позволяет выстраивать многоуровневую систему защиты, облегчает доказывание наличия прав и обеспечивает гибкость в управлении нематериальными активами. По сути, кумулятивная охрана дает возможность сочетать преимущества разных правовых механизмов.

«Выводы Верховного Суда разумны. Главная цель подхода: не допустить недобросовестное поведение предпринимателей, когда механизм досрочного прекращения прав используется формально или для ухода от ответственности. Суд справедливо отметил, что при пересечении правовых режимов нельзя рассматривать прекращение охраны одного из них в отрыве от других. Истец должен доказать не только свой интерес, но и реальную, а главное – законную возможность использования обозначения», – резюмировала Ольга Понедельник.